Das Markengesetz sieht eine Regelung für eine solche Fallkonstellation vor, nämlich in § 23 Nr. 3 MarkenG. Danach darf der Inhaber einer Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung einem Dritten nicht verbieten, seine Marke zu verwenden, wenn die Marke oder geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung dient. Diese Ausnahmeregelung sieht allerdings vor, dass die Nutzung der Marke notwendig sein muss und auch keine sittenwidrige Benutzung der jeweiligen Marke darstellt.

Dabei handelt es sich bei Waren insbesondere um Zubehör und Ersatzteile für Markenware.

Bei Dienstleistungen soll verhindert werden, dass der Wettbewerb im Bezug auf Serviceleistungen durch den Markeninhaber erschwert wird. Dies gilt auch für den Bereich der Autoreparatur.

Der Bundesgerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung bestätigt, dass eine Autoreparaturwerkstatt durchaus mit der Marke eines bekannten Automobilherstellers werben darf, jedoch gleichzeitig die Reichweite des § 23 Nr. 3 MarkenG einschränkt, Urteil des BGH vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10.

In dem vom BGH zu beurteilenden Fall ging es um eine Autoreparaturwerkstatt, die die Wort-Bildmarke der Volkswagen AG ohne deren Zustimmung verwendet hat. Der BGH sah die Voraussetzung des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht als erfüllt an und hat bereits die Notwendigkeit der Nutzung der Bildmarke verneint. Die Werkstatt könne auch die Wortmarken der Volkswagen AG nutzen, um ihre Dienstleistungen zu beschreiben und anzupreisen. Insoweit stellte das Gericht fest, dass diese Nutzung der Bildmarke die Werbefunktion dieses Zeichens beeinträchtige.

Es ist daher Vorsicht bei der Nutzung von Marken Dritter zur Bewerbung der eigenen Dienstleistungen geboten. Die Schranke des § 23 Nr. 3 MarkenG erlaubt nicht jede Werbung mit einer solchen Marke, so dass die jeweilige Werbemaßnahme sorgfältig zu prüfen ist.

Teil 1

Ortsbezeichnungen sind dann glatt beschreibend, wenn sie lediglich als Hinweis auf den Sitz des Unternehmens bewertet werden. Der Begriff Anwaltskanzlei Hamburg ist zum Beispiel glatt beschreibend. Etwas anderes gilt dann, wenn die Angabe des Ortes genau nicht als Hinweis auf den Sitz des Unternehmens verstanden werden muss. So hat das sich in Hamburg befindliche Restaurant „ Nil“ bestimmt einen Namen gewählt, der unterscheidungskräftig ist.
Familiennamen sind per se immer unterscheidungskräftig. Das gilt nach der BGH Rechtsprechung sowohl für Allerweltsnamen als auch für Namen, die nur selten vorkommen.
Für Phantasienamen oder fremdsprachige Begriffe gilt das unter dem Stichwort „Unterscheidungskraft“ Gesagte. Die Unterscheidungskraft steigt, je mehr/näher die Bezeichnung nicht an das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens angelehnt ist. Das Gleiche gilt für fremdsprachige Kennzeichen, wenn sie ohne Weiteres von dem deutschen Verkehrsteilnehmer verstanden werden können. Zumal bei englischen Begriffen sollte hier Vorsicht angewendet werden. Hier gibt es eine Reihe von sehr schwierigen Abgrenzungsfragen.

Weiter im dritten und letzten Teil

Markenrechtsstreitigkeiten reduzieren sich häufig auf die Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Dabei sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Drei Kriterien sind bei der Beurteilung maßgeblich: Die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, und die Kennzeichnungskraft. Zwischen diesen drei Kriterien besteht allerdings auch eine Wechselwirkung, so dass sich Stärken und Schwächen ausgleichen können.

Die Ähnlichkeit der Zeichen hängt wiederum auch maßgeblich von der optischen, klanglichen und inhaltlichen Ähnlichkeit ab. Die klangliche Ähnlichkeit spielt dabei eine besondere Rolle. Dies wird damit begründet, dass Marken oft nicht nur gesehen, sondern in der Werbung, im Gespräch, etc. auch ausgesprochen werden. Deswegen kann auch ein nicht unerheblicher optischer oder inhaltlicher Unterschied gegebenenfalls nicht ausreichen, um den Abstand zu einer älteren Marke zu schaffen, wenn die Zeichen klanglich ähnlich sind.

Allerdings gibt es auch Umstände, wo der „Kauf auf Sicht“ berücksichtigt werden muss. Waren werden nämlich zunehmend auf Sicht gekauft, so dass das klangliche Element nicht maßgeblich ist.

In einem aktuellen Fall des EuGH wurde entschieden, dass bei Bekleidungsmarken gerade die (schrift-)bildliche Ähnlichkeit erforderlich ist, siehe Urteil vom 07.05.2009, Az. T-414/05.

Bei der älteren Marke handelte es sich um eine Wort-Bildmarke, die sich aus den Wortelementen „LA“ und „Kings“ sowie einem Bildelement, bestehend aus einem Wappen, das auch eine Krone enthielt, zusammensetzt. Die angegriffene Marke bestand aus dem Wortbestandteil „King“. Das Bildelement war die Krone, die als „i-tüpfelchen“ eingefügt war. Beide Marken waren für Bekleidungswaren eingetragen worden.

Der EuGH hat festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, obgleich die Marken im Hinblick auf das Zeichen „King“ sehr ähnlich klingen. Jedoch seien genügend optische und inhaltliche Unterschiede gegeben, so dass diese klangliche Ähnlichkeit ausgeglichen werde. Bei Bekleidungsstücken werde die Kaufentscheidung regelmäßig aufgrund optischer Kriterien gefällt. Entsprechend werde auch die Marke eher optisch wahrgenommen.

Im Ergebnis darf im Rahmen eines Verletzungsverfahrens nicht nur auf die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen abgestellt werden, sondern es muss auf die Besonderheiten der betroffenen Waren und Dienstleistungen geachtet werden.

Gerade größere Unternehmen tendieren dazu, ihre Marken als sogenannte Serienmarken eintragen zu lassen. Ein Bestandteil der Marke wird immer wieder als Kern einer Serie verwendet. Beispiele für das Wort Metro wären zum Beispiel Metropolis oder Metropole, Metromarkt oder Metrobahn etc.. Im vorliegenden Fall hat der Hamburger Verkehrsverbund den Begriff HVV Metrobus als Marke eintragen lassen und wurde von der Metro AG auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der HVV betreibt – was Hamburger wissen – Buslinien mit dem Kennzeichen Metrobus. Die Klage wurde weitgehend abgewiesen. Das Gericht verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG seien alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall sei der Klägerin zwar zuzugeben, daß dem Unternehmenskennzeichen Metro gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme; aber innerhalb der Marke “HVV Metrobus” komme dem Kennzeichen Metro keine prägende Bedeutung zu. Aus der Sicht des Verbrauchers – des angesprochenen Verkehrsteilnehmers – sei klar, daß der Begriff Metro nicht prägend sei. Der angesprochene Verbraucher würde erkennen, daß es sich um eine Marke des HVV handele. Und er würde das Wort Metrobus auch nicht der Klägerin zuordnen.

Aus meiner Sicht ist das eine zu begrüßende Entscheidung. Der Begriff Metro ist eine Abkürzung des Wortes Metropole. Damit beginnt das Übel. Denn immer wieder gelingt es Unternehmen, beschreibende Begriffe als Marke eintragen zu lassen. Im Anschluß werden diese Marken als Kern einer Serienmarke eingesetzt und recht aggressiv verteidigt. Die Folge besteht darin, daß bestimmte beschreibende Begriffe nur noch mit großer Gefahr als Teil eines Kennzeichens verwendet werden können. Die Bild hat zeitweilig versucht, das Wort “Volks” als Marke einzutragen. Metro ist den allgemein gebildeten Menschen eher als Abkürzung für Metropole geläufig denn als Marke der Metro AG. Beschreibende Kombinationen des Begriffes Metro, die gemeinsam mit anderen kennzeichenkräftigen Bestandteilen verwendet werden, wird man in Zukunft mit guten Aussichten verteidigen können.

Anwendbarkeit der Normen: Der Schwellwert

Nur öffentliche Aufträge, die den Schwellwert überschreiten, sind europaweit nach hier folgenden Regelungen auszuschreiben. Nur oberhalb dieser Grenze besteht tatsächlich ein Anspruch auf die Einhaltung für Gesetze, §§ 100 Abs.1, 97 GWB. Dabei sind die Werte ohne Umsatzsteuer maßgeblich. Der Schwellwert liegt bei € 211.000,00 für die Liefer- oder Dienstleistungen, § 2 Abs.3 VGV. Die Schwellwertberechnung hat sich an der Gesamtvergütung für die Leistung auszurichten. Dabei sind häufig Einschätzungen der öffentlichen Hand maßgeblich, die vor der ersten Vergabe erfolgen sollen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Tag der Absendung der Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe oder die Einleitung des Vergabeverfahrens. Bei Dauerschuldverhältnissen sind maximal 48 Monate in Ansatz zu bringen, auch wenn die Verträge zeitlich unbegrenzt sind.

Der öffentliche Auftraggeber

Der subjektive Anwendungsbereich setzt voraus, daß der die Vergabe erteilende Teil ein öffentlicher Auftrag ist. Falls ein öffentlicher Auftraggeber einen Auftrag oberhalb des Schwellwertes erteilt und dabei dei Vorschriften der §§ 97 ff. GWB und der VGV und der VOL/A missachtet, ist der Vertrag nach §§ 138 BGB, 13 VGV nicht. Natürlich unterfallen die öffentlichen Stellen wie Bund, Länder und Kommunen dem Begriff des öffentlichen Auftraggebers. Aber auch dann, wenn die öffentliche Stelle als Sachwalter öffentlich-rechtlichen Vermögens tätig ist, ist das Merkmal erfüllt. Der Staat kann selbst in der Form einer GmbH oder einer AG auftreten und gleichwohl öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen. Die Frage: Wann muß der Staat die Regelungen des Vergaberechts beachten, ist nicht mit dem Wort  ”immer” zu beantworten, sondern eben nur dann, wenn er als Sachwalter öffentlich-rechtlicher Interessen auftritt. Davon handelt der nächste Blog in dieser Reihe.

Gültige Marke

 In letzter Zeit sind häufiger Löschungsanträge gegen den Bestand der Marke gestellt von Seiten des Verteidigenden gestellt worden.[6] Diese Strategien bergen Risiken. Zum einen ist das Gericht an den Bestand Eintragung gebunden. Solange das DPMA nicht die Löschung der Marke beschlossen hat, muß das Gericht die Marke bei der Entscheidung als wirksam eingetragen und damit gültig behandeln, auch wenn es Zweifel daran haben sollte, ob die Marke zu Recht eingetragen ist oder nicht. Das erkennende Gericht kann das Verfahren zwar nach § 148 ZPO aussetzen: Es muß aber nicht. Einige Gerichte neigen in Verfügungsverfahren bei Bestehen erheblicher Zweifel dazu, die Dringlichkeit abzulehnen.[7] Die Gerichte sind natürlich frei darin, bei Marken, die sich aus mehreren Zeichen zusammensetzen (z.B. Wortbildmarken) zu erkennen, daß der kollidierende Teil selbst keinen Schutz genießt und schutzunfähig ist.

ohne Zustimmung

 Die Nutzung der Marke muss ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt sein. Erteilung einer solchen Lizenz (licensere = erlauben) kann ausdrücklich oder auch konkludent erfolgen.

im geschäftlichen Verkehr

 Die Nutzung muss im geschäftlichen Verkehr erfolgt sein. Dieses Tatbestandsmerkmal ist weit auszulegen. Nach dem BGH[8] und auch dem EuGH[9] reicht jede wirtschaftliche Tätigkeit, die der Förderung eines beliebigen, eigenen oder fremden Geschäftszwecks oder Geschäftsinteressen zu dienen bestimmt ist, wobei Gewinnabsicht, Entgeltlichkeit oder ein Wettbewerbsverhältnis nicht begriffsnotwendig sind.[10] Der Begriff unterscheidet sich insofern von dem des UWG, dadurch daß eine Wettbewerbshandlung nicht erforderlich ist. Maßgeblich sei die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handel Treibenden. Zum geschäftlichen Verkehr gehören rein private Bedarfsgeschäfte wie Ein- oder Verkäufe, der Betrieb der eigenen privat genutzten Homepage oder hoheitliches Handeln.[11] Auch betriebsinterne Vorgänge erfolgen nicht im geschäftlichen Verkehr, aber ist darauf zu achten, daß „die Außenwelt“ tatsächlich nicht mit den Kennzeichen in Kontakt kommt.[12] Handlungen der öffentlichen Hand sind irrelevant, sofern der Staat nicht als Sachwalter öffentlich- rechtlichen Vermögens handelt und zum Beispiel Erwerbstätigkeiten nachgeht.

Markenmäßige Nutzung

 Als letzte allgemeine Voraussetzung muss die markenmäßige Nutzungshandlung genannt werden. Diese ist im Gesetz nicht eigens aufgeführt. Es handelt sich also um ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, das nach Ansicht der herrschenden Lehre sowie der meisten Gerichte gegeben sein muss, um eine Markenrechtsverletzung bejahen zu können. Eine markenmäßige Nutzung könnte z. B. dann ausscheiden, wenn die Marke nur zu dekorativen oder redaktionellen Zwecken eingesetzt wird. Der BGH geht seit dem Jahre 2000 davon aus, dass die Nutzung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes erfolgen muss und dazu dienen muss, die Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens vorzunehmen. Sofern der Verkehr in der Verwendung des Kennzeichens einen Herkunftshinweis annimmt, muss davon ausgegangen werden, dass eine markenmäßige Benutzungshandlung vorliegt. Allerdings sind die Einzelheiten ungemein streitig. Letztes Tatbestandsmerkmal der Markenrechtsverletzung ist ein Ausschlusstatbestand, der sich aus dem § 23 ergibt. Danach ist eine Nutzung der Marke nicht verboten, wenn sie lediglich in beschreibender Form erfolgt oder wenn die Nutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Informationen über Produkte und Dienstleistungen

I. Informationen, die wesentlich für die Kaufentscheidung sind.

Alle für die Kaufentscheidung des Verbrauchers maßgeblichen Informationen müssen angegeben werden, § 1 Abs1. Nr.4 BGB-InfoV. Darunter sind alle Merkmale zu verstehen, ohne die der Verbraucher – gemeint ist der durchschnittlich denkende und informierte Verbraucher – den Vertrag über das betreffende Produkt nicht kaufen würde, wenn er sich einen Überblick über den Markt geschaffen hätte. Natürlich lässt sich lange darüber streiten, welche Merkmale dies im Einzelfall sind und welche nicht. Es kommt wie so häufig auf den Einzelfall an. Zu beachten sind erstens stets die für die einzelnen Branchen geltenden Informationsverordnungen wie z.B. die Textil- oder die Energiekennzeichnungsverordnung. Zweitens dienjenigen Informationen, die nach der Übung im Verkehr dem Verbraucher stets gegeben werden (z.B. die Pixeldichte bei Digitalkameras).

Informationen über den Preis der Ware: Die Preisangabenverordnung

Nach § 1 Abs.1 Nr.7 ist der Gesamtpreis der Ware anzugeben. Wie der Preis anzugeben ist, bestimmt sich nach der Preisangabenverordnung (PAngV). Diese enthält gerade für den Fernabsatz einige Sonderregelungen. Normadressaten sind gewerblich Handelnde.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der PAngV ist der Endpreis anzugeben. Der Endpreis ist nach der Legaldefinition in Satz 1 der tatsächlich zu zahlende Preis einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Bestandteile, jedoch unabhängig von einer möglichen Rabattgewährung.

Die Endpreisangabe muss gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 PAngV den Grundsätzen von Peisklarheit und Preiswahrheit unter allgemeinen Verkehrsanschauungen sowie gemäß Satz 2 und 3 bestimmten Formanforderungen entsprechen. Dabei meint der Begriff der Preisklarheit, dass der angesprochene Verbraucher den angegebenen Preis sofort richtig versteht. Der Endpreis ist so anzugeben, daß der Verbraucher versteht, daß der Endpreis auch alle anderen Bestandteile enthält und er nicht noch mit zusätzlichen Kosten rechnen muß. Der Grundsatz der Preiswahrheit verlangt, dass der angegebene Preis tatsächlich verlang wird und zu bezahlen ist. Genau aus diesem Grund ist die Verwendung von Systemen, nach denen der Verbraucher selbst einen Preis vorschlagen kann, auch immer mit Gefahren verbunden. Nicht gegen die PAngV verstößt, wer sich auf einen Preis gem. UVP bezieht. In der Vergangenheit hatten eine Reihe von Gerichten erkannt, daß nicht jeder Verbraucher verstünde, welche Bedeutung der Begriff UVP habe und deshalb eine Irreführung angenommen. Der BGH hat sich diesen Gerichten aber entgegengestellt. Sofern sich die Angabe also auf eine Unverbindliche Verkaufspreis Preisempfehlung des Herstellers bezieht, kann man diese Abkürzung auch verwenden.

Die Angaben gem. PAnGV sind den einzelnen Waren klar zuzuordnen. Sie müssen leicht erkennbar und wahrnehmbar sein. Die Angaben über die Versandkosten dürfen nicht versteckt werden. Ein entsprechend gekennzeichneter Link reicht allerdings aus.

Stefan G. Kramer

Das BPatG hat sich in einer aktuellen Entscheidung mit der Problematik des Dienstleistungsverzeichnisses für Einzelhandelsdienstleistungen auseinandergesetzt, siehe BPatG GRUR 2008, 435 ff. 

Rechtslage

Mit der Entscheidung des EuGH vom 07.07.2005, Az C-418/02 – Praktiker, ist klargestellt worden, dass die Dienstleistung eines Einzelhandels eine selbständige Dienstleistung und somit als solche für die Klasse 35 eintragbar ist. Zur Erläuterung: die Herstellung und der Vertrieb von einzelnen Waren wird grundsätzlich der Klasse zugeordnet, für die die Ware nach der Nizza Klassifikation zuzuordnen ist. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, das unterschiedliche Waren vertreibt, seine Marke für jede individuelle Ware in einer entsprechenden Klasse eintragen lassen muss.

Allerdings wird im Einzelhandel in der Regel die Ware nicht unter der eigenen Marke verkauft, sondern Waren von anderen Unternehmen unter anderen Markenzeichen. Die Marke des Einzelhandelsdienstleisters würde insoweit nicht markenmäßig benutzt, wenn er nicht die Möglichkeit hätte, seine eigene Marke für seine eigenen Dienstleistungen schützen zu lassen. Nur wenn der Einzelhandelsdienstleister auch unter seinem Kennzeichen seine eigene Produktreihe vertreibt, würde die Markenregistrierung Sinn ergeben, siehe auch die Entscheidung des BGH vom 21.07.2005, Az. I ZR 293/02. 

Der EuGH hat somit mit seiner Entscheidung eine Tür für die Einzelhändler geöffnet, nämlich durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Klasse 35.

Bezeichnung der Dienstleistung

In der Praxis besteht aufgrund der relativ neuen Entscheidung des EuGH jedoch Unsicherheit, wie die Dienstleistung des Einzelhändlers zu präzisieren ist. 

Im Fall vor dem BPatG hatte die Anmelderin formuliert: „Betrieb von Tankstellenshops im Bereich Waren der Klasse 1 – 34, hilfsweise, Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen von Tankstellenshops, betreffend die Waren der Klassen 1 -34…“ Nachdem diese Formulierung gerügt wurde, formulierte die Anmelderin: „ Betrieb von Tankstellenshops im Bereich der Waren….“ und fügte dann 17 Seiten bei, die eine umfangreiche, einzeilig geschriebene Liste von Waren beinhaltete. Auch diese Formulierung wurde gerügt. Die letzte Formulierung wurde sodann vom Gericht akzeptiert: „Betrieb von Tankstellenshops, nämlich Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich…“, ergänzt durch eine kurze, prägnante Liste von Waren, die aber auch Oberbegriffe enthielt.

Das BPatG hat mit diesem Beschluss klargestellt, dass eine einfache Berufung auf eine bestimmte Klasse ohne die Bestimmung der tatsächlichen Waren nicht hinreichend ist. Der Gegenstand des Markenrechtsschutzes müsse bestimmbar sein und dies sei bei der bloßen Angabe „Klasse 1 – 34“ nicht möglich. Konkurrenten müssen die Möglichkeit haben, anhand des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses zu erkennen, welchen Schutzumfang die Marke haben soll. Für den Markeninhaber selbst kann ein solches Verzeichnis auch problematisch sein, nämlich dann, wenn es um die Frage der rechtserhaltenden Nutzung der Marke für die Waren geht. 

Da die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis dahingehend präzisiert hatte, dass die angegebenen Waren tatsächlich zu einem Verkaufssortiment eines Tankstellenshops gehören und dieses Verzeichnis für den Verkehr auf einen angemessen Umfang mit etwaigen Oberbegriffen eingegrenzt hat, waren die Bedenken zu dem Verzeichnis der Dienstleistungen ausgeräumt. 

Weitere Informationen zum Thema Markenrecht.

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Susan B. Rausch.

Rechtsanwältin/Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz