Bei der Auseinandersetzung mit einem Lizenzvertrag muss immer die Frage des Vertragsstatuts, nämlich das anwendbare Recht, im Blick behalten werden. Denn danach richtet sich auch die rechtliche Beurteilung des Vertrags.

Zunächst möchten wir jedem, der beabsichtigt einen Lizenzvertrag abschließen, dringend empfehlen, eine Rechtswahl zu treffen. Dies gilt sowohl für den Lizenzgeber als auch für den Lizenznehmer. Haben die Parteien nicht wirksam eine Rechtswahl getroffen, so richtet sich das Vertragsstatut nach dem Gesetz. Da das Gesetz aber gerade auf der internationalen Ebene keine klare Aussage getroffen hat, kann dies zu unerwünschten Ergebnissen führen. Dabei müssen die Parteien auch beachten, dass die jeweilige Bestimmung einer Rechtswahl in den eigenen AGB zu einer Kollision der AGB führen kann. In dem Fall gelten beide Regelungen in den AGB nicht; stattdessen gilt das Gesetz.

Gibt es keine wirksame Rechtswahl, so hängt die Frage, welches Recht anwendbar ist, davon ab, ob sich das Vertragsstatut nach den Bestimmungen von ROM I-VO oder nach den Bestimmungen von ROM II-VO richtet.

Liegt ein Lizenzvertrag vor, fehlt jedoch die wirksame Rechtswahl, so richtet sich die Anknüpfung nach Art. 4 ROM I-VO. Art. 4 ROM I-VO besagt, dass das Recht anwendbar sein soll, an dem der Vertragspartner, der die charakteristische Leistung erbringt, seinen Sitz hat. Nach meiner Auffassung erbringt der Lizenzgeber die charakteristische Leistung, so dass in der Regel das Recht des Landes Anwendung finden muss, in dem der Lizenzgeber seinen Sitz hat. Allerdings herrscht Streit um diese Frage. Im Einzelfall muss man damit rechnen, dass ein Gericht ein anderes Kriterium heranziehen könnte. Im Übrigen muss beachtet werden, dass die Erbringung der charakteristischen Leistung dann nicht zu berücksichtigen ist, wenn Anhaltspunkte vorliegen, weshalb das Recht eines anderen Staates anwendbar sein soll.

Ferner muss beachtet werden, dass ROM I-VO nur für bestimmte Fragen im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag gilt. Es gibt auch eine Vielzahl von Punkten, die sich nach der ROM II-VO richten. Nach ROM II-VO gilt jedoch nicht das Recht des Landes an dem der Vertragspartner, der die charakteristische Leistung erbringt, seinen Sitz hat, sondern es gilt das Schutzlandprinzip. Dies besagt, dass das Recht des Landes Anwendung finden soll, in dem Rechte geltend gemacht werden.

Wann soll welcher Anknüpfungspunkt gelten?

Das Schutzlandprinzip gilt z.B. bei

-       Entstehung des Schutzrechts

-       Dem ersten Rechtsinhaber des Schutzrechts

-       Inhalt des Schutzrechts

-       Umfang des Schutzrechts

-       Dauer des Schutzrechts

-       Erlöschen des Schutzrechts

-       Erschöpfung des Schutzrechts

-       Ansprüchen des Verletzten im Falle einer Verletzung des Schutzrechts

-       Übertragbarkeit eines Schutzrechts

-       Art und Weise der Erfüllung

-       Form des Lizenzvertrags 

Das Vertragsstatut gilt z.B. bei

-       Zustandekommen des Lizenzvertrags

-       Wirksamkeit des Lizenzvertrags

-       Auslegung des Lizenzvertrags

-       Verpflichtung zur Erfüllung des Lizenzvertrags

-       Verjährung der Rechte aus dem Lizenzvertrag

-       Kündigung bzw. Beendigung des Lizenzvertrags

-       Nichtigkeit des Lizenzvertrags

-       Leistungsstörungen bei einem Lizenzvertrag

-       Ausübungspflichten des Lizenznehmers

-       Unterlizenzierung eines Schutzrechtes

Zwei weitere Punkte müssen allerdings bei der Ermittlung des anwendbaren Rechts beachtet werden, nämlich die Eingriffsnormen. Dies sind die zwingenden Vorschriften eines Staates, die aus sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht umgangen werden dürfen. Einerseits müssen die außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen eines Staates beachtet werden. In Deutschland ist das Außenwirtschaftsgesetz und entsprechender Durchführungsverordnung zu beachten. Ferner ist für die Europäische Union die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 zu beachten. Diese Bestimmungen sind insbesondere für Waffen und Güter, die für militärische Zwecke eingesetzt werden können, relevant.

Andererseits sind die jeweils anwendbaren kartellrechtlichen Bestimmungen auf Landes- und gegebenenfalls auf EU Ebene zu beachten. Eine Freistellung von dem Kartellverbot ist über die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen möglich.

Der Urheber verwertet häufig nicht unmittelbar selbst sein Werk, sondern lizenziert es an einen anderen. Soweit vertraglich zulässig, kann wiederum der Lizenznehmer das Werk an einen Sublizenznehmer lizenzieren. Dabei erteilt der Urheber dem ersten Lizenznehmer oft die ausschließlichen Nutzungsrechte. Dieser vergibt dann die einfachen Nutzungsrechte an seine Vertragspartner.

In der Rechtsprechung und Literatur wurde darüber gestritten, was passiert, wenn der Lizenznehmer des Urhebers in der Kette wegfällt, sei es wegen eines Rückrufs, einer Kündigung, etc.. Darf der Sublizenznehmer weiterhin das Werk verwenden oder fehlen ihm nunmehr die erforderlichen Nutzungsrechte? Letztendlich ist dieser Streit deshalb in der Praxis wichtig, denn danach richtet sich der Schutz des Urhebers bzw. des Sublizenznehmers.

Obgleich eine sehr starke Meinung für eine Stärkung der Rechte des Urhebers plädiert und somit bei einem Wegfall des Lizenznehmers auch die Rechte des Sublizenznehmers erlöschen würden, hat der BGH entschieden, dass der Sublizenznehmer seine Rechtsposition nicht durch den Wegfall des Lizenznehmers verliert, wenn und soweit es sich um den Rückruf der Nutzungsrechte wegen Nichtausübung im Sinne von § 41 UrhG handelt.

Der BGH hat folgende Gründe für seine Entscheidung angeführt:

1. Der BGH hat eine grundsätzlich Trennung der Vertragsverhältnisse zwischen Urhebern und Lizenznehmern und Lizenznehmer und Sublizenznehmern angenommen. Auch wenn eine Zweckbindung im Rahmen des Vertragsverhältnisses zwischen Urheber und Lizenznehmer vorliegt, dann muss diese Zweckbindung nicht automatisch auf das Vertragsverhältnis Lizenznehmer und Sublizenznehmer übertragen werden.

2. Es gelte zwar der Grundsatz, dass nicht mehr Recht vergeben werden könne als der Übertragende selbst innehat. Die Rechtsübertragung zwischen Lizenznehmer und Sublizenznehmer sei jedoch von dem Vertragsverhältnis zwischen Urheber und Lizenznehmer unabhängig. Ferner sei zu beachten, dass die einfachen und ausschließlichen Nutzungsrechte dinglichen Charakter haben, so dass ein Lizenzgeber dem Lizenznehmer nicht fortwährend die Nutzungsrechte übertragen müsse.

3. Für die Entscheidung des BGH war auch maßgeblich, dass es sich im Rahmen des Vertragsverhältnisses Urheber – Lizenznehmer um den Rückruf der Nutzungsrechte nach § 41 UrhG handelte. Nach § 41 UrhG kann aber nur ein ausschließliches Nutzungsrecht wegen Nichtausübung zurückgerufen werden. Denn das Rückrufsrecht diene u.a. dazu, das materielle Interesse des Urhebers  an der Verwertung seines Werks zu wahren. Bei der Übertragung von einfachen Nutzungsrechten ist eine weitere  Verwertung möglich. Insoweit beeinträchtigen die fortbestehenden einfachen Nutzungsrechte die Interessen des Urhebers nicht in einem unangemessenen Maße.

Mit dieser Entscheidung hat der BGH nicht geklärt, ob die einfachen Nutzungsrechte auch dann weiterhin bestehen bleiben, wenn die ausschließlichen Nutzungsrechte wegen eines anderen Rechtsgrunds erlöschen.

Urteil des BGH vom 26.03.2009, Az. I ZR 153/06

Der § 69c Nr.4 UrhG besagt nun nach seinem Wortlaut nicht deutlich, daß wirklich Programmteile über das Netz übertragen werden müssen. Diese Frage ist deshalb in Rechtsprechung in Literatur umstritten. Das Gericht schloß sich nun der bejahenden Ansicht an, mit der meiner Ansicht nach überzeugenden Begründung, daß der Gesetzgeber einen möglichst frühen und damit effektiven Schutz des Computerprogramms bezwecke. Deshalb sei es auch ausreichend, wenn nur Daten mit dem Programm über das Netz übermittelt würden, das Programm selbst muß aber nicht Teil des Übertragungsvorgangs sein. Nicht ganz so überzeugend ist das Argument, dass auf andere Werkarten wie z.B. die Aufführung in einem Theater abstellt. So bedürfe es für die Zugänglichmachung eines Werkes der Theaterkunst auch nicht der Überlassung des Originalwerkes an das Publikum. Ich halte dieses Argument für die Bewertung von Vorgängen bei der Überlassung in Datennetzen für arg strapaziert. Richtig ist aber die Bewertung des Gerichts zur Auslegung der Öffentlichkeit. Man täusche sich nicht. Die Öffentlichkeit nach dem Urheberrecht, das ja genuine nicht die gewerblichen Schutzrechte wie Nutzungsrechte an Computerprogrammen zum Gegenstand hatte, sondern historisch auf den Schutz von Kunstwerken gerichtet war, meinte einen sehr engen Begriff der Öffentlichkeit, der sich durch die eng verbundenen, nahezu freundschaftlich private Beziehung auszeichnet. ASP gegenüber der „Öffentlichkeit“ liegt deshalb auch schon dann vor, wenn das Programm in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens genutzt wird. Die Mitarbeiter kennen sich ja regelmäßig nicht so eng wie die engsten Mitglieder einer Familie oder des Freundeskreises.

Urheberrechtliche Fragestellung des SAAS

Wer Software im Rahmen des SAAS nutzen möchte, muß die erforderlichen Urhebernutzungsrechte inne haben. Ich habe schon mehrfach betont, dass der Begriff Nutzungsrecht ein juristischer Jargon ist. Der Begriff Nutzen im juristischen Sinne bedeutet etwas anderes als das Wort „Gebrauchen”.

Das Urheberrecht schreibt ausdrücklich einzelne Nutzungsarten wie z.B. die Vervielfältigung, die körperliche Verbreitung oder das Bearbeiten. Hinzu kommen Nutzungsarten die sich nach Ansicht des BGHs wirtschaftlich sinnvoll abgrenzen lassen.

Wer Software im SAAS verwenden will, muß sicherstellen, dass er die erforderlichen Rechte zur Vervielfältigung (des Ladens in den Arbeitsspeicher) und zur Verfügungstellen der Software über Datennetze (§ 19a Urhebergesetz) inne hat.

In vielen Fällen wird es an dem Recht des “zur Verfügungstellen” über Datennetze fehlen. Es fragt sich, ob man dieses Recht überhaupt braucht. Immerhin erhält man im Rahmen eines normalen Softwarelizenzvertrag immer die Rechte, die zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Software erforderlich sind. Da man die Software nicht nutzen kann, ohne sie in den Arbeitsspeicher zu laden, bedarf es in diesem Punkt keiner ausdrücklichen Rechtseinräumung. Ob aber auch SAAS zur “bestimmungsgemäßen Nutzung” gehört oder ob es hierzu einer ausdrücklichen Zustimmung des Rechteinhabers bedarf, dürfte kontrovers erörtert werden.  

Ich rate deswegen zur erhöhter Vorsicht an und würde immer darauf drängen, dass die entsprechenden vertraglichen Regelungen im Lizenzvertrag aufgenommen sind. Bei der Beschaffung von Software ist also aktuell darauf zu achten, dass sowohl die Vervielfältigungsrechte in ausreichender Anzahl vorhanden sind wie eben auch das Recht, die Software über Datennetze verwenden zu können und anderen über Datennetze zur Verfügung zu stellen (§§ 16, 19a Urhebergesetz). So geht man auf Nummer sicher.

Teil III

Der Lizenzvertrag sollte auch klare Regelungen über die Beendigung und Abwicklung des Vertrages enthalten.

Da es sich bei einem Lizenzvertrag um ein Dauerschuldverhältnis handelt, ist eine ordentliche Kündigung möglich. Die Frist der ordentlichen Kündigung kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Zudem besteht die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung. Die Parteien können ausdrücklich regeln, welche Sachverhalte hiervon erfasst sein sollen, und welche Voraussetzungen vorliegen müssen, z.B. dass vorher eine Abmahnung ergehen muss.

Nach Beendigung des Vertrages stellt sich häufig das Problem, dass dem Lizenznehmer noch Lizenzware vorliegt. Da er kein eigenes Recht an der Marke erwirbt – gleichgültig wie lange der Lizenzvertrag galt, müssen die Parteien eine ausdrückliche Regelung darüber treffen, wenn der Lizenznehmer das Recht haben soll, nach Beendigung des Vertrags die Lizenzware zu vertreiben. Diese Aufbrauchsfrist wird dem Lizenznehmer allerdings nicht zustehen, wenn er den Anlass für eine fristlos außerordentliche Kündigung gegeben hat.

Endet der Vertrag mit dem Lizenznehmer, so endet automatisch auch das Nutzungsrecht etwaiger Unterlizenznehmer.

§ 30 MarkenG enthält in Absatz 3 eine Ausnahmeregelung im Vergleich zu anderen gesetzlichen Schutzrechten wie z.B. das Patentrecht in Bezug auf die Klagebefugnis des Lizenznehmers. Nach § 30 Abs. 3 MarkenG darf der Lizenznehmer nur mit der Zustimmung des Lizenzgebers eine Verletzungsklage gegen Dritte erheben. Vorgerichtliche Maßnahmen, die eine solche Klage vorbereiten sollen, sind hiervon erfasst. Die Parteien sollten daher eine entsprechende Ermächtigung im Vertrag aufnehmen, wenn der Lizenznehmer grundsätzlich hierzu berechtigt sein soll. Selbst bei einem ausschließlichen Nutzungsrecht ist nicht von einer konkludenten Zustimmung auszugehen.

Folgerichtig sieht § 30 Abs. 4 MarkenG vor, dass der Lizenznehmer einem durch den Lizenzgeber geführten Verletzungsprozess beitreten kann, wenn er seinen eigenen Schaden geltend machen möchte. Somit soll dem Lizenznehmer ermöglicht werden, eigene markenrechtliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Geht die Marke auf einen neuen Markeninhaber über, siehe § 27 MarkenG, dann besteht für den Lizenznehmer Sukzessionsschutz nach § 30 Abs. 5 MarkenG. Der neue Markeninhaber tritt zwar nicht in den Lizenzvertrag ein, er muss ihn allerdings gegen sich gelten lassen. Die Parteien des Lizenzvertrages können jedoch eine abweichende Regelung treffen.

1. Pflichten des Lizenzgebers

Die Pflichten des Lizenzgebers können vielfältig geregelt werden. Der Lizenzgeber muss die Marke natürlich im vereinbarten Umfang zur Verfügung stellen. Handelt es sich um eine ausschließliche Lizenz, darf er sie nicht mehr nutzen. Zudem können die Parteien regeln, in welchem Umfang er für die Aufrechterhaltung und Verteidigung der Marke zu sorgen hat. Die Parteien können die Haftung des Lizenzgebers für den Bestand der Marke auch gesondert regeln. Hier ist insbesondere die Voraussetzung für die Haftungsbegründung als auch die Rechtsfolgen der Haftung von Bedeutung.

2. Pflichten des Lizenznehmers

Die Hauptpflicht des Lizenznehmers ist es, die Lizenzgebühren zu zahlen. Die Ausgestaltung der Lizenzgebühr kann sehr unterschiedlich ausfallen. Es können umsatzbezogene, Stück-, Mindest- oder Pauschallizenzen vereinbart werden. Die Parteien müssen sich nicht nur über die Höhe der Lizenz, sondern auch über die Bemessungsgrundlage einig werden.

Sofern es sich um einfache Nutzungsrechte handelt, können die Parteien auch in Erwägung ziehen, eine Meistbegünstigungsklausel zu vereinbaren. Hierdurch soll der Lizenznehmer die Sicherheit erhalten, dass er nicht schlechter gestellt ist als die anderen Lizenznehmer. Allerdings müssen sich die Parteien die Frage stellen, was ist besser oder schlechter. Da Lizenzverträge sehr unterschiedlich ausgestaltet werden können, muss unter Zugrundelegung der gesamten Verträge ermittelt werden, ob ein weiterer Vertrag bessere Konditionen erhält.

Die Parteien sollten gleichzeitig auch eine Klausel bezüglich der Rechnungslegung vereinbaren. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass der Lizenznehmer hierzu immer verpflichtet ist, selbst wenn keine ausdrückliche Vereinbarung vorliegt. Eine klare Ausgestaltung des Wann und Wie kann aber von Vorteil sein. Eine Klärung der Kostenfrage ist auch sinnvoll.

Hat der Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz übertragen bekommen, hat er auch eine Pflicht, die Lizenz auszuüben. Dies gilt insbesondere deswegen, weil die Marke verfällt, wenn sie nicht benutzt wird, siehe § 49 MarkenG. Zudem kann die Einrede der mangelnden Benutzung im Rahmen eines Verletzungsprozesses oder eines Widerspruchsverfahrens erhoben werden, siehe § 25 und § 43 MarkenG.

3. Übertragung der Marke an Dritte

Empfehlenswert ist auch eine Regelung der Frage, ob der Lizenznehmer die Marke auf Dritte übertragen darf. Dies gilt nicht nur die Erteilung von Unterlizenzen, sondern auch für die gesamte Übertragung bzw. Abtretung der Lizenz.

1. Dauer der Lizenz

Das Nutzungsrecht kann zeitlich beschränkt werden, sowohl ausdrücklich als auch konkludent. Wird das Markenrecht mit dem Nutzungsrecht an einem anderen Schutzrecht verbunden und ist dieses zeitlich beschränkt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Markenlizenz ebenfalls beschränkt sein soll.

2. Form der Benutzung

Ein Lizenzvertrag muss sich auf eine Marke im Sinne von § 4 MarkenG beziehen. Daraus ist nicht zu folgern, dass nur die Marke in dieser exakten Form vom Lizenznehmer benutzt werden darf. Vielmehr ist § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf § 26 MarkenG auszulegen. Reicht also die Benutzungsform den Anforderungen des § 26 MarkenG aus, so kann eine entsprechende Lizenzierung dieser Form erfolgen. § 26 MarkenG besagt, dass Abweichungen einer Benutzung nicht entgegenstehen, wenn  dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke nicht berührt wird.

Im Klartext muss also zunächst geprüft werden, ob die Änderungen der Marke so weitreichend sind, dass eine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG nicht mehr gegeben ist. Dann liegt gar kein Lizenzvertrag vor. Sind die Änderungen noch im erlaubten Umfang, stellt eine Überschreitung der vereinbarten Form der Benutzung eine Vertrags- und Markenrechtsverletzung nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Weicht das vom Lizenznehmer benutzte Zeichen so weit von der Marke des Lizenzgebers ab, dass noch nicht einmal der Schutzbereich der Marke berührt ist, so können allenfalls vertragliche Ansprüche vorliegen, die allerdings von der konkreten vertraglichen Vereinbarung abhängen. Weder § 14 MarkenG noch § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind in diesem Fall berührt.

3. Waren und Dienstleistungen

Der Markenlizenzvertrag kann sich ausdrücklich auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Werden anderweitige Waren und Dienstleistungen vom Vertrag erfasst, so liegt für diese kein Lizenzvertrag vor. Maßgeblich ist einzig und allein das eingetragene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Das bedeutet, dass der Lizenznehmer nach § 14 MarkenG haftet, wenn er die Marke für Waren und Dienstleistungen verwendet, für die die Marke zwar eingetragen ist, er allerdings kein Lizenzrecht erhalten hat. Fallen hingegen die Waren und Dienstleistungen nicht in den Schutzbereich der Marke, bestehen keine Ansprüche.

4. Räumliche Beschränkungen

Dem Lizenznehmer kann vertraglich auferlegt werden, dass er die Marke nur in einem bestimmten Teil von Deutschland verwenden darf. Diese Beschränkung ist jedoch nicht mit etwaigen Vertriebsbeschränkungen zu verwechseln. Der Verstoß gegen eine Vertriebsgebietsbeschränkung löst lediglich vertragliche Ansprüche aus. Nur die weitergehende Nutzung der Marke kann Ansprüche nach §§ 30 Abs. 2 Nr. 4, 14 MarkenG auslösen.

5. Qualitätsanforderungen

Das MarkenG sieht vor, dass der Lizenzgeber im Rahmen der Lizenzvereinbarung Qualitätsanforderungen an die gekennzeichneten Produkte  stellen kann. Die Vereinbarung muss sich allerdings auf die Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen beziehen. Anderweitige Anforderungen bezüglich des Vertriebswegs oder Werbemaßnahmen sind hiervon nicht erfasst. Entspricht die gekennzeichnete Ware nicht der vereinbarten Qualität, kann der Lizenzgeber nicht nur gegen den Lizenznehmer, sondern auch gegen dessen Abnehmer vorgehen.

Alle anderen vertraglichen Vereinbarungen sind eben nur das: vertragliche Vereinbarungen. Nur ein Verstoß gegen die oben genannte Beschränkung stellt eine Markenrechts- und Vertragsverletzung dar. Alle anderen Beschränkungen lösen lediglich vertragliche Ansprüche aus. Hier kommen beispielsweise folgende Varianten in Frage:

Nur die geschützte Marke als solche kann lizenziert werden. Das heißt nicht, dass nur eingetragene Markenrechte lizenziert werden können. Auch Marken, die Verkehrsgeltung erlangt haben oder notorisch bekannt sind, können lizenziert werden. Allerdings ist eine vertragliche Vereinbarung über nur ähnliche Zeichen oder ein identisches Zeichen für nur ähnliche Waren und Dienstleistungen nicht möglich.

Das Gesetz regelt die Markenlizenz in § 30 MarkenG, wobei die Regelung nicht vollständig ist. Der Lizenzvertrag ist daher als Vertrag sui generis anzusehen.

In § 30 MarkenG wird zwischen ausschließlichen und einfachen Nutzungsrechten unterschieden. Bei einem ausschließlichen Nutzungsrecht hat nur ein Lizenznehmer das Recht, die Marke zu verwenden. Selbst der Markeninhaber darf die Marke nicht mehr nutzen. Einfache Lizenzen werden vergeben, wenn mehrere Lizenznehmer die Marke nutzen dürfen. Ein spezieller Fall der ausschließlichen Lizenz liegt vor, wenn nicht nur der Lizenznehmer zur Nutzung berechtigt sein soll, sondern auch der Lizenzgeber. Diese Lizenz wird als Alleinlizenz bezeichnet.

Eine Lizenz muss nicht über die gesamte Marke erteilt werden, sondern die Parteien können auch vereinbaren, dass nur bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen erfasst werden oder dass die Nutzung auf einen bestimmten Raum beschränkt sein soll. Insoweit ist eine Vielzahl von unterschiedlichen vertraglichen Gestaltungen bezüglich der Art und Umfang der erteilten Lizenzen möglich.

Grundsätzlich besteht für den Abschluss eines Lizenzvertrages keine Formpflicht, insbesondere muss er nicht schriftlich niedergelegt werden. Der Umfang des Vertrages kann von den Parteien autonom bestimmt werden. Allerdings müssen die Nutzungsrechte an einer Marke übertragen werden, um von einem Lizenzvertrag sprechen zu können.

Natürlich sollte aus Gründen der Rechtssicherheit der Inhalt der Vereinbarung schriftlich fixiert werden. Einige Punkte sollten auch schriftlich vereinbart werden, da nach § 30 Abs. 2 MarkenG bestimmte Vertragsverletzungen auch markenrechtliche Ansprüche begründen können. Folglich kann bei einer Verletzung einer solchen Vereinbarung ein Anspruch aus § 14 MarkenG, und nicht nur aus dem Vertrag, begründet sein. Zudem kann bei der Verletzung dann nicht der Grundsatz der Erschöpfung greifen. Das ist deswegen von Bedeutung, weil der Markeninhaber nicht nur gegen den Lizenznehmer, sondern auch gegen dessen Abnehmer vorgehen kann. Alle anderen Verletzungen sind nur als eine Vertragsverletzung zu betrachten.

Rechtliche Einordnung und Abgrenzung von SAAS, ASP, Rechenzentrums-, Hosting und Providingverträgen

Die rechtliche Einordnung der Leistungen ist von entscheidender Bedeutung. Ich habe schon verschiedentlich dargelegt, daß die von den IT-Anbietern verwendeten Verträge regelmäßig als Standardverträge zu qualifizieren sind. Sie werden mit der Intention formuliert, mehr als einmal verwendet zu werden und sind damit als Standardverträge – oder im juristischen Jargon – als AGB zu qualifizieren. AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen – müssen nach § 307 BGB dem gesetzlichen Leitbild entsprechen, um wirksam zu sein. Ein Vertrag, der einen Kauf regelt, darf nicht von wesentlichen Leitbildern der gesetzlichen Regelungen zum Kauf abweichen. Entsprechendes gilt für die Standardverträge, die im Rahmen von SAAS oder Cloud Computing eingesetzt werden. Von Anbieterseite ist häufig zu hören, daß Cloud Computing oder SAAS (Software as a service) als ein Dienstleistungsvertrag zu qualifizieren ist. Das stimmt so nicht nicht. Man muß unterscheiden, wie die Leistungen des Anbieters gegenüber dem Kunden genau ausgestaltet sind:

ASP

Überlässt der Anbieter dem Kunden gegen Entgelt einen zeitlich begrenzten Zugriff der Software (ASP) handelt es sich um einen Mietvertrag (so ausdrücklich der BGH). Die Haftung nach außen mag nach dienstvertraglich rechtlichen Grundsätzen zu beurteilen sein, weil die Daten erst über das Internet oder via VPN übermittelt werden müssen. Aber das zeitlich begrenzte Zurverfügungstellen von Hardware und Software ist nach Mietrecht zu beurteilen und muß auch so in den Verträgen geregelt werden, damit diese wirksam sind. Diese Verträge umfassen gegenüber dem Kunden nur zwei Leistungstypen, die vertraglich berücksichtigt werden müssen: Die Vermietung der Software und das Zurverfügungstellen der Daten an einem Knotenpunkt, von dem aus die Daten über das Internet übermittelt werden können.

Teil II

Ist in dem Vertrag einiges ungeklärt gelassen, so muss der Lizenznehmer sehr sorgfältig prüfen, in welchem Umfang er das Werk tatsächlich nutzen darf, denn es gilt die Zweckübertragungslehre. Es werden nämlich im Zweifel nur die Nutzungsrechte übertragen, die zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich sind. Dies ist eine Auslegungsfrage. Allerdings geht die Auslegung der Vereinbarung zu Lasten des Lizenznehmers, wenn er nicht darlegen kann, dass er die konkreten Nutzungsrechte zur Erreichung des Vertragszwecks benötigt. 

Häufig hat der Anbieter der Ware gar keinen eigenen Vertrag mit dem Urheber oder dem Rechtsinhaber, sondern er hat die Ware auf dem europäischen Markt erworben und möchte sie nunmehr weiterverkaufen. Dafür möchte er die Ware auch gerne bewerben, am besten natürlich mit einer Abbildung der Ware selbst, wenn die Werbung grafisch ist. Dies ist nach der BGH-Entscheidung „Parfumflakon“ zulässig. Der BGH stellte fest, dass zur Bewerbung eines Parfums, das in einem urheberrechtlich geschützten Flakon angeboten wird, auch der Flakon in der Werbung ohne die weitere Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechtsinhabers beworben werden darf. Der BGH argumentierte, dass wenn ein Produkt im Einverständnis des Urhebers bzw. Rechtsinhabers in Verkehr gebracht worden ist, auch die Möglichkeit das Produkt zu bewerben gegeben sein muss. Hier gilt der Grundsatz der Erschöpfung im Sinne von § 17 Abs. 2 UrhG. 

Der Grundsatz der Erschöpfung erlaubt jedoch nicht jede Form der Werbung sondern nur die „übliche“ Werbung. Die Frage nach der üblichen Werbung ist wiederum eine Frage des Einzelfalls und sollte sorgfältig geprüft werden, bevor die Werbemaßnahme in der Öffentlichkeit verbreitet wird. 

Dies zeigt ein Fall vor dem Landgericht München I vom 03.12.2008, Az. 21 O 8276/08. Danach hatte ein Händler, der Unterhaltungselektronik vertreibt, Pumuckl-DVDs beworben. In dem Werbeprospekt wurden jedoch nicht nur die DVDs mit der jeweiligen Abbildung der Figur Pumuckl wiedergegeben, sondern der Händler hatte auch noch eine Figur herausgelöst, gedreht, vergrößert und so dargestellt, als ob er die Preisangabe für die DVDs gemalt hätte. Die Urheberin der Pumuckl-Figur hatte zwar dem Vertrieb der DVDs mit der Abbildung der Figur zugestimmt, so dass der Vertrieb der DVDs mit Abbildung zulässig war. Mit der Verwendung der Figur in der abgewandelten Form war sie aber nicht einverstanden. Deshalb hat sie auf Unterlassung geklagt, insbesondere soweit der Händler die Urheberin nicht als solche mit der Abbildung benannt hat. 

Das Landgericht München hat entschieden, dass die Nutzung in dem Werbeprospekt tatsächlich unzulässig sei, denn es sei keine „übliche Werbung“ für das Produkt selbst. Pumuckl sei zum Zwecke der Werbung zweckentfremdet worden. Die Figur diene als eigenständiges Werbemittel ohne im inneren Zusammenhang mit den DVDs zu stehen. 

Insoweit sollte bei dem Vertrieb von urheberrechtlich geschützter Ware immer darauf geachtet werden, dass solche Maßnahmen vertraglich genehmigt sind. Besteht kein direktes Vertragsverhältnis, so bedarf die konkrete Werbemaßnahme einer entsprechenden Prüfung.