Obwohl gerade im Rahmen der Rechtsvereinheitlichung in der EU bestimmte Standardkriterien europaweit erfüllt werden müssen, können die Anmeldungsdaten von Land zu Land bzw. von Amt zu Amt abweichen. So hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) andere Anmeldungsvorgaben als das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), das für die Gemeinschaftsmarken verantwortlich ist.

Eine aktuelle Entscheidung des EuG zeigt, dass die Besonderheiten des jeweiligen Anmeldungsverfahrens und Entscheidungspraxis des Amtes berücksichtigt werden müssen. Dabei handelte es sich um die Registrierung von Bildzeichen, die hauptsächlich aus den Bestandteilen „100“ und „300“ bestanden. Die Zeichen sollten für die Klassen 16 (Aushänge, Poster und Plakate, Magazine, Druckereierzeugnisse und Zeitungen) und 28 (Geduldspiele, Rätsel und Puzzle) eingetragen werden.

Das HABM war der Auffassung, dass die Zahlen für die Waren dieser Klassen nicht unterscheidungskräftig seien, da sie vom Verkehr als Merkmale der Waren selbst aufgefasst werden könnten. Z.B. könnte der Verkehr annehmen, eine Zeitung habe „100“ Seiten oder ein Puzzle bestünde aus „300“ Teilen. Deswegen wurde die Anmelderin aufgefordert, einen Disclaimer bezüglich dieser Zahlen abzugeben. Im Rahmen der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke hat der Anmelder nämlich die Möglichkeit zu erklären, dass er einen bestimmten Bestandteil oder mehrere Bestandteile nicht in Alleinstellung in Anspruch nehmen möchte. Das hat zur Folge, dass Bestandteile dann ein Teil einer Marke sein können, ohne dass der Markeninhaber Rechte aus diesen Bestandteilen im Einzelnen herleiten kann.

Da sich die Markenanmelderin in dem konkreten Verfahren geweigert hat, einen Disclaimer abzugeben, wurde die Markenregistrierung zurückgewiesen; die Bildzeichen werden nicht als Gemeinschaftsmarken eingetragen, siehe Urteil des EuG vom 19.11.2009, Az. T-425, 426/07 (HABM).

Bei der Anmeldung einer deutschen Marke bei dem DPMA besteht jedoch gar nicht die Möglichkeit, für einen oder mehrere Bestandteile einen Disclaimer zu erklären. Das Formular sieht eine solche Erklärung nicht vor. Das heißt, dass wenn das DPMA zu dem Ergebnis kommt, dass ein maßgeblicher Bestandteil nicht unterscheidungskräftig ist und somit die ganze Marke nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt, dass die Marke schlichtweg nicht angemeldet werden kann, während man vor dem HABM mit einem Disclaimer arbeiten kann, um auch Marken registriert zu bekommen, die nicht die erforderliche Unterscheidungskraft haben.

Im vorliegenden Fall hätte die Anmelderin allerdings gleichwohl bessere Erfolgsaussichten vor dem DPMA gehabt, da die deutschen Gerichte bei Zahlenmarken grundsätzlich großzügiger sind als das europäische Gericht. Letztendlich bleibt es eine Frage des Einzelfalls im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen und der konkreten Ausgestaltung der Marke.

Der Anmelder hat die Möglichkeit; die Bedenken des DPMA auszuräumen. Als Rechtsanwälte besprechen wir die Problematik mit unseren Mandanten und bekommen häufig zu hören: Es gibt doch bereits eine ganz ähnliche Marke für diesen Bereich und die wurde vom DPMA eingetragen. Das ist ja unfair wenn meine Markenanmeldung zurückgewiesen wird, obwohl eine vergleichbare Situation vorliegt.

Leider blieb es dem Anmelder einer deutschen Marke regelmäßig verwehrt, sich auf Voreintragungen zu berufen. Zwar haben wir solche vergleichbaren älteren Marken in unseren Schriftsätzen an das DPMA mit erfasst, jedoch war dieser Vortrag immer nur von sehr geringfügiger Bedeutung bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke.

Zurzeit herrscht allerdings vor dem Bundespatentgericht Streit darüber, ob und in welchem Umfang Voreintragungen bei der Markenanmeldung berücksichtigt werden müssen. Der EuGH hat nämlich aufgrund einer Vorlage des DPatG entschieden, dass Voreintragungen zwar keine Bindungswirkung haben. Gleichwohl müsse das prüfende Amt jedoch etwaige Abweichungen zu Voreintragungen berücksichtigen und entsprechend begründen.

Der DPatG-Senat, der die Sache dem EuGH vorgelegt hat, hat diese Grundsätze des EuGH auch in seinen darauf folgenden Entscheidungen berücksichtigt. So wurde mit Beschluss vom 10.06.2009 (Az. 29 W (pat) 3/06 – Freizeit-Rätsel-Woche) eine Sache an das DPMA zurück verwiesen, da das Amt in seiner Entscheidung nicht die vom Anmelder geltend gemachten Voreintragungen berücksichtigt.

Andere Senate sind allerdings noch nicht bereit, die Grundsätze des EuGH zu berücksichtigen. Der 33. Senat hat zum Beispiel entschieden, dass die EuGH-Entscheidung nur dahingehend zu berücksichtigen sei, dass das DPMA sich mit den vom Anmelder benannten Voreintragungen auseinander setzen müsse. Eine Auswirkung auf die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke habe dies jedoch nicht, BPatG, Beschluss vom 22.09.2009, Az. 33 W (pat) 52/08 – Burg Lissingen.

Es ist daher noch offen, ob die Voreintragungen in nächster Zeit einen wichtigen Einfluss über die Eintragungsfähigkeit einer Marke haben werden. Letztendlich wird es immer auch eine Frage des Einzelfalls sein, ob eine Voreintragung tatsächlich vergleichbar mit der angemeldeten Marke ist.

Die Gebühren für die Anmeldung und Registrierung einer Gemeinschaftsmarke sind zum 01.05.2009 geändert worden. Dabei sind die Kosten im Wesentlichen erheblich gesunken. 

Vor dem 01.05.2009 wurden separate Gebühren für die Anmeldung und Registrierung einer Marke erhoben. So hat z.B. die Anmeldung einer Marke in drei Waren- und Dienstleistungsklassen in der elektronischen Form Euro 750,00 gekostet. Nach Durchlaufen des Anmeldungsverfahrens wurden Euro 850,00 für die Registrierung selbst erhoben. 

Die Registrierungsgebühren wurden sowohl für die „einfache“ Marke als auch für die Kollektivmarke gestrichen. Allerdings ist dafür die Grundgebühr für die Anmeldung einer Marke in drei Klassen erhöht worden. Die Markenanmeldung in elektronischer Form beträgt Euro 900,00 statt Euro 750,00, in nicht-elektronischer Form Euro 1.050,00 statt Euro 900,00. Die Anmeldung einer Kollektivmarke beträgt nunmehr Euro 1.800,00. 

Die zusätzlichen Klassengebühren für die Anmeldung einer Marke mit mehr als 3 Klassen betragen weiterhin Euro 150,00 pro Klasse. Da die Registrierungsgebühren insgesamt wegfallen sind, werden natürlich keine Klassengebühren für die Registrierung einer Marke mit mehr als drei Klassen erhoben. 

Obgleich sich die Anmeldegebühren etwas erhöht haben, ist die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke wesentlich günstiger geworden, da die Registrierungsgebühr nicht mehr anfällt. 

Die neuen Gebühren gelten für alle Anmeldungen, die nach dem 01.05.2009 erfolgen. Ist die Marke bereits vor dem 01.05.2009 angemeldet worden, müssen die alten Gebühren gezahlt werden. 

Für die Registrierungsgebühren gibt es allerdings eine Ausnahme. Hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bereits mit dem Standardschreiben L305 aufgefordert, die Registrierungsgebühren zu zahlen, so muss der Anmelder die Gebühren auch entrichten, wenn seine Marke eingetragen werden soll. Wenn der Ecktermin, nach dem das Aufforderungsschreiben L305 normalerweise versandt wird, zum 01.05.2009 noch nicht überschritten ist, dann muss der Anmelder keine Registrierungsgebühren zahlen. 

Insofern können auch Anmelder, die bereits vor dem 01.05.2009 ihre Marke angemeldet haben, von den günstigeren Gebühren profitieren. 

Sollten Sie Fragen haben, ob die Ermäßigungen auch auf Ihre Markenanmeldung anwendbar  sind, konsultieren Sie einen Anwalt.

Der österreichische Schokoladenhersteller hat eine Widerklage auf Nichtigkeitserklärung der Goldhasen-Marke erhoben. Dabei hat das Unternehmen vorgetragen, dass die Anmeldung der Goldhasen-Formmarke bösgläubig gewesen sei. Dabei muss beachtet werden, dass seit 1930 kauernde Schokohasen produziert werden und dass der Markeninhaberin einige dieser Schoko-Modelle bei der Markenanmeldung bekannt waren. Ferner wurde in den 90er Jahren das maschinelle Wicklungsverfahren bei der Produktion von Osterhasen (und Weihnachtsmännern) eingeführt. Folge: technisch ist die Vielfalt der Hasenfiguren stark eingeschränkt worden und deswegen sehen sich alle angebotenen Hasen immer ähnlicher. Entweder die Hasen sind in einer kauernden Stellung oder sie stehen aufrecht. Ist die Markenanmeldung insoweit bösgläubig gewesen, da die Rechtsinhaberin mit ihrer Marke die Konkurrenz-Produkte auf dem Markt blockieren möchte? Ist eine Anmeldung bösgläubig, wenn der Anmelder weiß, dass ein Mitbewerber einen „Besitzstand“ an dem verwechslungsfähigen Zeichen erworben hat? Welche Bedeutung hat es, wenn sich der Anmelder für sein Zeichen auf die Verkehrsgeltung berufen kann?

Diese Fragen werden zurzeit von dem EuGH erörtert. Das mit dem Rechtsstreit befasste österreichische Gericht hat dem EuGH die Sache vorgelegt, da der Begriff Bösgläubigkeit nach dem Gemeinschaftsrecht nicht hinreichend geklärt sei. Die Frage der Bösgläubigkeit im Rahmen des Gemeinschaftsrechts ist insoweit problematisch, da die nationalen Vorgaben der Mitgliedstaaten divergieren. Die Kommission hat zu den dem EuGH vorgelegten Fragen Stellung genommen; deren Ansichten werden nicht immer von der Generalstaatsanwältin geteilt. Es wird wahrscheinlich keinen konkret begrenzten Katalog von Bösgläubigkeitstatbeständen geben, sondern vielmehr wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob der subjektive Beweggrund  des Anmelders unredlich bzw. unlauter war. Die Generalanwältin hat nunmehr die Schlussanträge gestellt, so dass demnächst eine Entscheidung des Gerichts erwartet wird.

§ 14 Markengesetz ist eine Vorschrift von enormer Bedeutung. In einem normalen Kommentar zum Markengesetz macht die Kommentierung alleine dieser Vorschrift wenigstens 10 % des Gesamtumfanges des Werkes aus.[1] Die Vorschrift betrifft nicht nur Inhaber eingetragener Marken, sondern auch die Inhaber von Marken, die Kraft Verkehrsgeltung oder aufgrund von Bekanntheit sich durchgesetzt haben. Über die §§ 112, 124 Markengesetz kommt § 14 Markengesetz auch für IR-Marken Bedeutung. Der in der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) normierte Artikel 9 GMV entspricht inhaltlich weitgehend dem § 14 Abs. 1-3 Markengesetz. 

§ 14 regelt, was eine Markenverletzung ist und normiert Unterlassungs- (Abs.5) und Schadensersatzansprüche. Klagen auf Verletzung einer Marke können nur vor ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. § 14 Abs. 1 Markengesetz besagt, dass dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches subjektives Recht zusteht.[2] Die dem Inhaber der Marke verliehenen Ansprüche bestehen darin, dass jedem anderen ohne Zustimmung des Markeninhabers die Nutzung der geschützten Marke im geschäftlichen Verkehr untersagt ist. Förmliche Reichweite ergibt sich aus dem Gesetz. Die sachliche Reichweite bestimmt sich nach drei Tatbeständen. Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke hat gegenüber dem Inhaber einer prioritätsjüngeren aber identischen Marke das Recht auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz, § 14 Abs. 1 Nr. 1. Das gleiche Recht hat der Inhaber einer Marke, wenn Verwechslungsgefahr besteht (Nr. 2) oder wenn eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke vorliegt (Nr. 3).

Räumlicher Schutz

Voraussetzung ist zunächst, dass die Marke, aus der vorgegangen wird, in Deutschland Schutz genießt. Der Schutzbereich des § 14 erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. Ein begrenzter Schutzbereich kommt in Frage, sofern die Verkehrsgeltung des Benutzungszeichens räumlich begrenzt ist.[3]  Der erforderliche Inlandsbezug kann bei Handlungen im Internet zweifelhaft sein. Der BGH hat entschieden – in Umsetzung der Empfehlungen der WIPO – daß es nicht alleine auf die Abrufbarkeit einer Seite im Inland ankommen kann, sondern darauf, daß diese Seite auch einen kommerziellen Effekt hervorrufen soll.[4]

Besserer Zeitrang

Zweitens muss der Inhaber der Marke gegenüber dem Angegriffenen über die besseren Rechte verfügen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Angreifer über eine gültige[5], prioritätsältere – also im Zeitrang bessere –  Marke verfügt. Das Gesetz verfügt im § 6, wie die besseren Rechte bestimmt werden. Im Falle von eingetragenen Marken gilt der Tag der Anmeldung als Stichtag. Eine Ausnahme gilt dann, wenn der Anmelder für sich eine Priorität aus einem Zeichen in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel kann der Tag der Anmeldung einer nationalen Marke dazu verwendet werden, daß eine IR Marke, die man später angemeldet hat, so behandelt wird als hätte man sie an dem Tag der Anmeldung der nationalen Marke angemeldet. Das Anmeldedatum wird fingiert und auf das Datum der nationalen Anmeldung vorverlegt.  Die besseren Rechte hat also derjenige, dem rechtlich der bessere Zeitrang zuzuweisen ist. Die Frage der Benutzungsaufnahme ist dabei grundsätzlich unerheblich.

Eine Marke kann nur dann beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen werden, wenn das angemeldete Zeichen auch über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt. Diese Unterscheidungskraft ist gegeben, wenn das Zeichen dazu geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden. Bei beschreibenden Angaben kann dies sehr problematisch sein. Ist die Unterscheidungskraft nicht von Haus aus gegeben, kann der Anmelder die Unterscheidungskraft entweder dadurch begründen, dass er einen weiteren, unterscheidungskräftigen Bestandteil hinzufügt. (Hier muss beachtet werden, dass ein solcher Zusatz, wie z.B. Bildzeichen, bereits bei der Anmeldung des nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils hinzugefügt sein muss). Der Anmelder kann aber gegebenenfalls auch nachweisen, dass das Zeichen bereits aufgrund Verkehrsdurchsetzung die erforderliche Unterscheidungskraft erlangt hat. 

Der letztere Fall wurde in einem Verfahren vor dem BGH geltend gemacht, siehe BGH Beschluss vom 21.02.2008, IZB 24/05. 

Sachverhalt

Die Anmelderin hat bereits im Jahr 1999 das Zeichen „Visage“ als Wort-Bildmarke beim DPMA angemeldet. Der Bildbestandteil bestand aus einer blauen Einrahmung des Wortes in weißer Schrift. Sowohl das DPMA selbst als auch das Bundespatentgericht haben die Eintragung des Zeichens abgelehnt, da das Zeichen nicht unterscheidungskräftig sei. Die Sache wurde nun vor dem BGH verhandelt. Die Anmelderin hat vorgetragen, das Zeichen verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft, die im Wege der Verkehrsdurchsetzung erlangt wurde. 

Die Eintragung wurde vom BGH abgelehnt.

Unterscheidungskraft

Obgleich für die Feststellung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen ist und auch das Zeichen in seiner Gesamtheit als Wort-Bildmarke der Prüfung zugrunde gelegt wurde, konnte keine Unterscheidungskraft festgestellt werden. Das Wort „Visage“ sei beschreibend, denn das Wort „Gesicht“ in der französischen Sprache sei auch in Deutschland geläufig und gerade bei Mitteln der Schönheitspflege üblich. 

Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung konnte ebenfalls nicht von der Anmelderin nachgewiesen werden. Hier musste zunächst berücksichtigt werden, dass das Zeichen „Visage“ grundsätzlich immer nur mit dem Zeichen „Nivea“ verwendet wird. Insoweit konnte argumentiert werden, dass das Wort „Visage“ gar keine Eigenständigkeit habe. Gleichwohl war das Gericht der Auffassung, dass ein Bestandteil als ein Teil einer komplexen Kennzeichnung, oder aber in Verbindung mit einer anderen Marke, selbst eine eigenständige Unterscheidungskraft erlangen könnte.  

Allerdings müsse dann aber auch die Erlangung der Verkehrsgeltung nur für diese Zeichen nachgewiesen werden. Nur der Nachweis, dass der Verkehr auch nur für diesen Bestandteil einen eigenständigen Herkunftshinweis sehe, reiche nicht aus, dass die Anmelderin nachweise, sie habe das Gesamtzeichen benutzt. 

Verkehrsbefragung

In der Regel wird der Anmelder eine Verkehrsbefragung vorlegen müssen, die sodann belegt, dass eine Verkehrsbekanntheit von mindestens 50 % erreicht ist. Im Einzelfall muss geprüft werden, welche Verkehrskreise befragt werden müssen, um zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. 

Susan B. Rausch

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz