Der Anmelder hat die Möglichkeit; die Bedenken des DPMA auszuräumen. Als Rechtsanwälte besprechen wir die Problematik mit unseren Mandanten und bekommen häufig zu hören: Es gibt doch bereits eine ganz ähnliche Marke für diesen Bereich und die wurde vom DPMA eingetragen. Das ist ja unfair wenn meine Markenanmeldung zurückgewiesen wird, obwohl eine vergleichbare Situation vorliegt.

Leider blieb es dem Anmelder einer deutschen Marke regelmäßig verwehrt, sich auf Voreintragungen zu berufen. Zwar haben wir solche vergleichbaren älteren Marken in unseren Schriftsätzen an das DPMA mit erfasst, jedoch war dieser Vortrag immer nur von sehr geringfügiger Bedeutung bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke.

Zurzeit herrscht allerdings vor dem Bundespatentgericht Streit darüber, ob und in welchem Umfang Voreintragungen bei der Markenanmeldung berücksichtigt werden müssen. Der EuGH hat nämlich aufgrund einer Vorlage des DPatG entschieden, dass Voreintragungen zwar keine Bindungswirkung haben. Gleichwohl müsse das prüfende Amt jedoch etwaige Abweichungen zu Voreintragungen berücksichtigen und entsprechend begründen.

Der DPatG-Senat, der die Sache dem EuGH vorgelegt hat, hat diese Grundsätze des EuGH auch in seinen darauf folgenden Entscheidungen berücksichtigt. So wurde mit Beschluss vom 10.06.2009 (Az. 29 W (pat) 3/06 – Freizeit-Rätsel-Woche) eine Sache an das DPMA zurück verwiesen, da das Amt in seiner Entscheidung nicht die vom Anmelder geltend gemachten Voreintragungen berücksichtigt.

Andere Senate sind allerdings noch nicht bereit, die Grundsätze des EuGH zu berücksichtigen. Der 33. Senat hat zum Beispiel entschieden, dass die EuGH-Entscheidung nur dahingehend zu berücksichtigen sei, dass das DPMA sich mit den vom Anmelder benannten Voreintragungen auseinander setzen müsse. Eine Auswirkung auf die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke habe dies jedoch nicht, BPatG, Beschluss vom 22.09.2009, Az. 33 W (pat) 52/08 – Burg Lissingen.

Es ist daher noch offen, ob die Voreintragungen in nächster Zeit einen wichtigen Einfluss über die Eintragungsfähigkeit einer Marke haben werden. Letztendlich wird es immer auch eine Frage des Einzelfalls sein, ob eine Voreintragung tatsächlich vergleichbar mit der angemeldeten Marke ist.

Vor dem 01.05.2009 wurden separate Gebühren für die Anmeldung und Registrierung einer Marke erhoben. So hat z.B. die Anmeldung einer Marke in drei Waren- und Dienstleistungsklassen in der elektronischen Form Euro 750,00 gekostet. Nach Durchlaufung des Anmeldungsverfahrens wurden Euro 850,00 für die Registrierung selbst erhoben. 

Die Registrierungsgebühren wurden sowohl für die „einfache“ als auch für die Kollektivmarke gestrichen. Allerdings ist dafür die Grundgebühr für die Anmeldung einer Marke in drei Klassen erhöht worden. Die Markenanmeldung in elektronischer Form beträgt Euro 900,00 statt Euro 750,00, in nicht-elektronischer Form Euro 1.050,00 statt Euro 900,00. Die Anmeldung einer Kollektivmarke beträgt nunmehr Euro 1.800,00. 

Die zusätzlichen Klassengebühren für die Anmeldung einer Marke mit mehr als 3 Klassen beträgt weiterhin Euro 150,00 pro Klasse. Da die Registrierungsgebühren insgesamt wegfallen sind, werden natürlich keine Klassengebühren für die Registrierung einer Marke mit mehr als drei Klasse erhoben. 

Obgleich die Anmeldegebühren sich etwas erhöht haben, ist die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke wesentlich günstiger geworden, da die Registrierungsgebühr nicht mehr anfällt. 

Die neuen Gebühren gelten für alle Anmeldungen, die nach dem 01.05.2009 erfolgen. Ist die Marke bereits vor dem 01.05.2009 angemeldet worden, müssen die alten Gebühren gezahlt werden. 

Für die Registrierungsgebühren gibt es allerdings eine Ausnahme. Hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bereits mit dem Standardschreiben L305 aufgefordert, die Registrierungsgebühren zu zahlen, so muss der Anmelder die Gebühren auch entrichten, wenn seine Marke eingetragen werden soll. Wenn der Ecktermin, nach dem das Aufforderungsschreiben L305 normalerweise versandt wird, zum 01.05.2009 noch nicht überschritten ist, dann muss der Anmelder keine Registrierungsgebühren zahlen. 

Insofern können auch Anmelder, die bereits vor dem 01.05.2009 ihre Marke angemeldet haben, von den günstigeren Gebühren profitieren. 

Sollten Sie Fragen haben, ob die Ermäßigungen auch auf Ihre Markenanmeldung anwendbar  sind, konsultieren Sie einen Anwalt.

Nach § 3 MarkenG können alle Zeichen als Marke geschützt werden, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit wird klargestellt, dass Marken grundsätzlich unterscheidungskräftig sein müssen. Als eintragungsfähige Zeichen werden sodann Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionalen Gestaltungen und sonstige Aufmachungen einschließlich Farben genannt.

Da Personennamen ausdrücklich in dieser Auflistung genannt sind, ist auf den ersten Blick davon auszugehen, dass der Anmelder eines Zeichens, dass aus einem Personnamen besteht, keine Probleme bei der Anmeldung haben wird. 

Dies ist jedoch nicht der Fall. 

In einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht hatte das Gericht über die Zulässigkeit der Registrierung des Namens „Percy Stuart“ als Marke zu entscheiden (Beschluss des BPatG vom 05.12.2007, Az. 32 W (pat) 33/06. 

Personnamen

Wie bereits dargelegt sind Personnamen grundsätzlich abstrakt markenfähig. Eine Eintragung ist nur dann nicht möglich, wenn absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG vorliegen. Dabei sind insbesondere die fehlende Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis maßgebliche Eintragungshindernisse, siehe § 8 Abs. II Nr. 1 und 2 MarkenG. Personennamen unterliegen insoweit den gleichen Prüfungsmaßstäben wie ein sonstiges Wortzeichen. 

Hinsichtlich der Unterscheidungskraft sei aufgrund des individualisierenden Charakters eines Eigennamens davon auszugehen dass der Name grundsätzlich dazu geeignet ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn der Name auch beschreibend für ein Produkt ist, z.B. Diesel für Kraftstoffe.

Eine weitere Ausnahme sei dann gegeben, wenn der Name einer bekannten Person zugeordnet werden kann und dieser als Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden kann. Allerdings werden hierfür besondere Voraussetzungen vorliegen müssen, um ein solches kulturelle Erbe anzunehmen. 

Die Grundsätze der „Winnetou-Entscheidung“ des BGH (GRUR 2003, 342) sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar gewesen. In der Winnetou-Entscheidung hatte das Gericht festgestellt, dass das Zeichen „Winnetou“ für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sei, da die Romanfigur im Laufe der Zeit als Synonym für einen bestimmten Charaktertyp geworden sei. Deshalb könne der Name als Hinweis auf den Inhalt und Gegenstand bestimmter Produkte und Dienstleistungen sein. Der Name Percy Stuart sei jedoch kein Synonym für einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Eigenschaft. 

Der Name Percy Stuart sei auch nicht freihaltebedürftig, denn der Name sei schlichtweg nicht beschreibend. 

Das Zeichen war daher vom Deutschen Patent- und Markenamt einzutragen.

Eine Marke kann nur dann beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen werden, wenn das angemeldete Zeichen auch über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt. Diese Unterscheidungskraft ist gegeben, wenn das Zeichen dazu geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden. Bei beschreibenden Angaben kann dies sehr problematisch sein. Ist die Unterscheidungskraft nicht von Haus aus gegeben, kann der Anmelder die Unterscheidungskraft entweder dadurch begründen, dass er einen weiteren, unterscheidungskräftigen Bestandteil hinzufügt. (Hier muss beachtet werden, dass ein solcher Zusatz, wie z.B. Bildzeichen, bereits bei der Anmeldung des nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils hinzugefügt sein muss). Der Anmelder kann aber gegebenenfalls auch nachweisen, dass das Zeichen bereits aufgrund Verkehrsdurchsetzung die erforderliche Unterscheidungskraft erlangt hat. 

Der letztere Fall wurde in einem Verfahren vor dem BGH geltend gemacht, siehe BGH Beschluss vom 21.02.2008, IZB 24/05. 

Sachverhalt

Die Anmelderin hat bereits im Jahr 1999 das Zeichen „Visage“ als Wort-Bildmarke beim DPMA angemeldet. Der Bildbestandteil bestand aus einer blauen Einrahmung des Wortes in weißer Schrift. Sowohl das DPMA selbst als auch das Bundespatentgericht haben die Eintragung des Zeichens abgelehnt, da das Zeichen nicht unterscheidungskräftig sei. Die Sache wurde nun vor dem BGH verhandelt. Die Anmelderin hat vorgetragen, das Zeichen verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft, die im Wege der Verkehrsdurchsetzung erlangt wurde. 

Die Eintragung wurde vom BGH abgelehnt.

Unterscheidungskraft

Obgleich für die Feststellung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen ist und auch das Zeichen in seiner Gesamtheit als Wort-Bildmarke der Prüfung zugrunde gelegt wurde, konnte keine Unterscheidungskraft festgestellt werden. Das Wort „Visage“ sei beschreibend, denn das Wort „Gesicht“ in der französischen Sprache sei auch in Deutschland geläufig und gerade bei Mitteln der Schönheitspflege üblich. 

Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung konnte ebenfalls nicht von der Anmelderin nachgewiesen werden. Hier musste zunächst berücksichtigt werden, dass das Zeichen „Visage“ grundsätzlich immer nur mit dem Zeichen „Nivea“ verwendet wird. Insoweit konnte argumentiert werden, dass das Wort „Visage“ gar keine Eigenständigkeit habe. Gleichwohl war das Gericht der Auffassung, dass ein Bestandteil als ein Teil einer komplexen Kennzeichnung, oder aber in Verbindung mit einer anderen Marke, selbst eine eigenständige Unterscheidungskraft erlangen könnte.  

Allerdings müsse dann aber auch die Erlangung der Verkehrsgeltung nur für diese Zeichen nachgewiesen werden. Nur der Nachweis, dass der Verkehr auch nur für diesen Bestandteil einen eigenständigen Herkunftshinweis sehe, reiche nicht aus, dass die Anmelderin nachweise, sie habe das Gesamtzeichen benutzt. 

Verkehrsbefragung

In der Regel wird der Anmelder eine Verkehrsbefragung vorlegen müssen, die sodann belegt, dass eine Verkehrsbekanntheit von mindestens 50 % erreicht ist. Im Einzelfall muss geprüft werden, welche Verkehrskreise befragt werden müssen, um zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. 

Susan B. Rausch

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz