Tatsächlich besteht keine Verbindung, zumindest  nach der Auffassung des BPatG in einem Beschluss vom 09.09.2010, Az. 30 W (pat) 106/09 bzw. Beschluss 09.09.2010, Az. 30 W (pat) 96/09.

Dabei ging es um die grafische Darstellung eines Apfels, die als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und eingetragen wurde. Diese Grafik nahm die “Dienstleistungen eines Zahnarztes” in Anspruch.

Gegen diese Marke wurde ein Löschungsverfahren eingeleitet. Der Löschungsanspruch wurde damit begründet, dass der Apfel für die Dienstleistungen eines Zahnarztes nicht unterscheidungskräftig sei. Gerade durch die bekannte Werbung sei der Apfel ein Symbol  für gesunde Zähne und Zahnfleisch.

Das BPatG entschied, dass die konkrete grafische Darstellung sehr wohl unterscheidungskräftig sei. Bei dem streitgegenständlichen Zeichen handelt es sich nicht um ein gängiges geometrisches oder grafisches Gestaltungselement. Vielmehr wurde die Darstellung des Apfels durch einen Schatten und Lichteffekte verfremdet. Auch wenn die Darstellung des Apfels kein besonders fantasievolles Gehalt aufweise, so reichen diese Merkmale, um dem Zeichen das Minimum an Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Apfel stünde auch nicht in einem engen beschreibenden Bezug zu der konkreten Dienstleistung. Ob bei einer Grafik ein solcher beschreibender Bezug vorliegt, ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Das Gericht sah einen solchen Bezug nur durch eine komplexe gedankliche Assoziation gegeben und dies sei nicht ausreichend.

Im Hinblick auf die (bekannte) Zahnpastawerbung ist zu beachten, dass diese im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht zu berücksichtigen war. Denn bei der Eintragung der Marke werden nur die absoluten Eintragungshindernisse geprüft. Dieser Punkt ist allenfalls dann bei den relativen Eintragungshindernissen zu beachten, wenn und soweit der Inhaber der „besseren Rechte“ gegen die Eintragung der Marke vorgehen möchte. Ob solche Ansprüche bestehen ist dann aber die zweite Frage.

 Allerdings ist die Eintragung des Events als Marke nicht immer so einfach. Die europäische und deutsche Rechtsprechung gehen davon aus, dass ein Zeichen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge, wenn der Verkehr die beschreibende Bedeutung des Zeichens hauptsächlich wahrnehme, auch wenn das Zeichen selbst nicht eine direkte beschreibende Angabe sei. Für Gemeinschafts- und deutsche Marken gilt, dass die Marke nämlich eine Herkunftsfunktion inne hat und somit ein Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung sein muss. Bei einem Event ist dies im Hinblick auf die Bezeichnung des Ereignisses jedoch nicht immer gegeben. Ferner ist auch im Einzelfall zu fragen, ob für die Bezeichnung des Events ein Freihaltebedürfnis vorliegen kann. Sämtliche Rechte an einer Marke stehen nämlich dem Markeninhaber zu und er kann somit Dritten verbieten, diese Zeichen zu verwenden. Es gibt Bezeichnungen die eben frei gehalten werden müssen, so dass nicht nur ein Unternehmen von der Marke profitieren kann.

 Diese Problematik gab es zum Beispiel auch im Rahmen der Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die FIFA hatte anlässlich dieses Ereignisses die Marken “Fußball WM 2006″ und “WM 2006″ schützen lassen wollen. Wären diese Zeichen als Marken geschützt, hätte kein anderes Unternehmen in Deutschland diese Zeichen verwenden dürfen. Der BGH lehnte jedoch die Registrierung solcher Zeichen ab.

 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat jetzt aktuell die Eintragungsfähigkeit des Zeichens “EM 2012″ geprüft. Mit Beschluss vom 25.11.2009, Az. 25 W (patt) 35/09, wurde nunmehr die Eintragung des Zeichens abgelehnt. Das Gericht ist dabei davon ausgegangen, dass es an der erforderlichen Unterscheidungskraft bei der Kombination “EM 2012″ fehle. Der Verkehr verstehe das Zeichen nämlich nicht als Hinweis auf die Markeninhaberin als Herkunft für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen. Vielmehr sehe der Verkehr in diesem Zeichen lediglich einen Hinweis auf die Europameisterschaft in 2012.

 Bei der Anmeldung einer Marke, die sich auf ein Event bezieht, sollte die Problematik der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses im Blick behalten werden. Ist davon auszugehen, dass das Amt die Eintragung wegen der fehlenden Unterscheidungskraft ablehnen wird, so kann der Anmelder vorab einen unterscheidungskräftigen Bestandteil hinzufügen. Hat die Eintragung auf diesem Wege Erfolg, kann er allerdings davon ausgehen, dass er keinen Anspruch auf Unterlassung einzig und allein in Bezug auf die nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile haben wird.

Die zweite bemerkenswerte Argumentation des Gerichts bestehtg darin, daß schon die Registrierung einer Domain und nicht erst die Nutzung als Verletzungshandlung qualifiziert werden kann. Auch hier kennt man andere Argumentationen. Unterlassungsansprüche aus dem Markenrecht ergeben sich grundsätzlich erst dann, wenn eine Verwechslungsgefahr oder eine Identität der Zeichen vorliegt. Das ist hier der Fall – telekom steht gegen telecom und diese Dinge sind sich so ähnlich, daß sie verwechselt werden müssen. Aber die zweite Bedingung – nämlich die Möglichkeit der Verwechslung aufgrund der Produkte und Dienstleistungen, die für kollidierenden Kennzeichen verwendet werden, liegt nicht vor. Denn wenn eine Domain nur registriert wird, kann man noch nicht sehen, für welche Handelswaren oder Dienstleistungen eigentlich geworben werden soll. Das Gericht geht – man wendet zwar § 12 BGB an, der gleiches verlangt – über diesen Punkt großzügig hinweg, wenn man besagt, daß schon die Registrierung einer Domain ausreicht.

Aber auch hier gilt, wo ein Gericht will, findet sich auch eine Argumentation, die passt. Und in dem Fall kann ich das Gericht verstehen. Anderenfalls würde man als Anwalt auf der Seite der Anspruchstellerin seiner Mandantin nur eine Reihe von Argumenten darlegen müssen, die allesamt abwegig sind. Kein Mensch registriert sich eine Domain mit einem Kennzeichen eines Großkonzerns ohne damit bestimmte Absichten zu verfolgen. Und Gründe die dafür sprechen, daß man auf Seiten des Konzern auf den Eintritt der Verletzung warten und die Handlung nicht schon in der Vorbereitung unterbinden können soll, finden sich nicht.

Teil 1

Ortsbezeichnungen sind dann glatt beschreibend, wenn sie lediglich als Hinweis auf den Sitz des Unternehmens bewertet werden. Der Begriff Anwaltskanzlei Hamburg ist zum Beispiel glatt beschreibend. Etwas anderes gilt dann, wenn die Angabe des Ortes genau nicht als Hinweis auf den Sitz des Unternehmens verstanden werden muss. So hat das sich in Hamburg befindliche Restaurant „ Nil“ bestimmt einen Namen gewählt, der unterscheidungskräftig ist.
Familiennamen sind per se immer unterscheidungskräftig. Das gilt nach der BGH Rechtsprechung sowohl für Allerweltsnamen als auch für Namen, die nur selten vorkommen.
Für Phantasienamen oder fremdsprachige Begriffe gilt das unter dem Stichwort „Unterscheidungskraft“ Gesagte. Die Unterscheidungskraft steigt, je mehr/näher die Bezeichnung nicht an das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens angelehnt ist. Das Gleiche gilt für fremdsprachige Kennzeichen, wenn sie ohne Weiteres von dem deutschen Verkehrsteilnehmer verstanden werden können. Zumal bei englischen Begriffen sollte hier Vorsicht angewendet werden. Hier gibt es eine Reihe von sehr schwierigen Abgrenzungsfragen.

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weiter im Teil II

Dies lässt den einfachen Schluss zu, dass Buchstaben und Buchstabenkombinationen als Marke geschützt werden können. Vor den zuständigen Markenämtern wird aber die Eignung des Zeichens als Unterscheidungsmittel häufig zum Eintragungshindernis für Zeichen, die aber eigentlich als geeignete Zeichen vom Gesetz selbst genannt werden.

Buchstabenkombinationen werden zwar regelmäßig als Marke ins Gemeinschafts- und deutschen Markenregister eingetragen; einzelnen Buchstaben wird jedoch in der Regel die Eintragung verwährt.

Nunmehr hat jedoch der EuGH entschieden, dass auch ein einzelner Buchstabe als Marke geschützt werden kann, siehe Urteil vom 29.04.2009, Az. T-23/07.

Im konkreten Fall handelte es sich um den Buchstaben „a“. Der Kleinbuchstabe Alpha des griechischen Alphabets sollte für alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, Weine, Schaumweine und weinhaltige Getränke, eingetragen werden. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat die Eintragung des Zeichens abgelehnt, da das Zeichen keine Unterscheidungskraft habe. Das Zeichen sei nicht grafisch verfremdet worden und der griechischsprachige Markt werde das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffassen.

Der EuGH teilte nicht die Meinung des Harmonisierungsamtes. Nach dem (hier maßgeblichen) Art. 4 GMV sei klar geregelt, dass Buchstaben schutzfähig sind; eine Verfremdung des Zeichens werde nicht gesetzlich vorausgesetzt. Nur eine minimale Unterscheidungskraft sei ausreichend, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen. Insoweit müsse das Harmonisierungsamt konkret für das streitgegenständliche Zeichen feststellen, dass keine Unterscheidungskraft vorliege. Dies gelte auch für die Behauptung des Harmonisierungsamts, dass der griechischsprachige Markt das Zeichen als einen Qualitätshinweis oder Größenangabe auffassen könnte. Hierfür müssen konkrete Angaben vorliegen.

Obgleich dies als „positives“ Urteil des EuGH für diejenigen, die einen einzelnen Buchstaben als Marke schützen lassen möchten, gewertet werden kann, wird man  allerdings gute Argumente für das Vorliegen der Unterscheidungskraft parat haben müssen, soweit das Eintragungsverfahren angestrebt wird. Der EuGH hat sich dafür ausgesprochen, dass es grundsätzlich möglich sein muss. Aber die erforderliche Unterscheidungskraft wird vom Amt grundlegend geprüft werden.

Gerade größere Unternehmen tendieren dazu, ihre Marken als sogenannte Serienmarken eintragen zu lassen. Ein Bestandteil der Marke wird immer wieder als Kern einer Serie verwendet. Beispiele für das Wort Metro wären zum Beispiel Metropolis oder Metropole, Metromarkt oder Metrobahn etc.. Im vorliegenden Fall hat der Hamburger Verkehrsverbund den Begriff HVV Metrobus als Marke eintragen lassen und wurde von der Metro AG auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der HVV betreibt – was Hamburger wissen – Buslinien mit dem Kennzeichen Metrobus. Die Klage wurde weitgehend abgewiesen. Das Gericht verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG seien alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall sei der Klägerin zwar zuzugeben, daß dem Unternehmenskennzeichen Metro gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme; aber innerhalb der Marke “HVV Metrobus” komme dem Kennzeichen Metro keine prägende Bedeutung zu. Aus der Sicht des Verbrauchers – des angesprochenen Verkehrsteilnehmers – sei klar, daß der Begriff Metro nicht prägend sei. Der angesprochene Verbraucher würde erkennen, daß es sich um eine Marke des HVV handele. Und er würde das Wort Metrobus auch nicht der Klägerin zuordnen.

Aus meiner Sicht ist das eine zu begrüßende Entscheidung. Der Begriff Metro ist eine Abkürzung des Wortes Metropole. Damit beginnt das Übel. Denn immer wieder gelingt es Unternehmen, beschreibende Begriffe als Marke eintragen zu lassen. Im Anschluß werden diese Marken als Kern einer Serienmarke eingesetzt und recht aggressiv verteidigt. Die Folge besteht darin, daß bestimmte beschreibende Begriffe nur noch mit großer Gefahr als Teil eines Kennzeichens verwendet werden können. Die Bild hat zeitweilig versucht, das Wort “Volks” als Marke einzutragen. Metro ist den allgemein gebildeten Menschen eher als Abkürzung für Metropole geläufig denn als Marke der Metro AG. Beschreibende Kombinationen des Begriffes Metro, die gemeinsam mit anderen kennzeichenkräftigen Bestandteilen verwendet werden, wird man in Zukunft mit guten Aussichten verteidigen können.

Das DPMA prüft hingegen, ob das Zeichen nicht gegen die in § 8 Markengesetz aufgelisteten absoluten Schutzhindernisse verstößt. Immer wieder werden vom DPMA Markenanmeldungen insbesondere wegen der fehlenden Unterscheidungskraft und/oder dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses moniert. 

Grundsätzlich muss ein Zeichen nicht über ein Mindestmaß an Originalität verfügen. Hat die Marke auch nur eine geringfügige Unterscheidungskraft, so ist die Marke in das Register einzutragen. Allerdings gibt es immer wieder Grenzfälle, da viele Anmelder einfache Wortmarken schützen lassen möchten, deren Inhalt sehr nah an den in Anspruch genommen Waren und Dienstleistung ist. 

In einer Entscheidung des BPatG ging es um die Wortmarke “medico consult”, die für die Dienstleistungen Organisation und Führung von Unternehmen, bei Fragen der Geschäftsführung (…), Unternehmensberatung im Bereich Medizin und Gesundheit und Dienstleistungen im Bereich der Medizin und Gesundheit in Form von Beratungen eingetragen werden sollte. Das DPMA hatte die Eintragung mit der Begründung abgelehnt, das Zeichen sei ein sloganartiger Hinweis auf die medizinischen Beratungsleistungen der Anmelderin. Der Verkehr verstünde das Zeichen als “medizinische Beratung”

Das BPatG teilte diese Auffassung nicht. Zum einen sei kein Freihaltebedürfnis gegeben, da nicht ersichtlich sei, dass das Zeichen zur Beschreibung der Dienstleistungen dienen könne. Dabei stützte das Gericht seine Entscheidung auf die Kombination des spanisch/portugiesisch/italienischen Wortes „medico“ und des englischen Wortes „consult“. Gerade das romanische Wort „medico“ sei in der deutschen Sprache nicht bekannt. 

Zum anderen läge die erforderliche Unterscheidungskraft vor. Die Google-Suche auf der Basis dieser Wortkombination habe nicht ergeben, dass diese zurzeit beschreibend verwendet werde. Es gäbe auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich dies in der Zukunft ändern könnte. Gerade die englisch-romanische Wortkombination sei im Deutschen ungewöhnlich. Das streitgegenständliche Zeichen sei zwar eine sprechende Marke, da die dahinter stehende beschreibende Bedeutung zwar vom Verkehr zu erkennen sei. Gleichwohl sei das Zeichen nicht rein beschreibend, so dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sehen könne. 

Das Zeichen ist aufgrund der Entscheidung des BPatG eintragungsfähig (Beschluss vom 09.12.2008, Az. 33 W (pat) 52/07. Allerdings muss der Markeninhaber beachten, dass er nur von einer geringfügigen Unterscheidungskraft seines Zeichens ausgehen kann. Das bedeutet, dass der Schutzumfang des Zeichens tendenziell sehr klein ausfallen wird.

Positionsmarken werden in der Regel als Bildmarken eingetragen. Die grafische Darstellung erfolgt entweder als zwei- oder dreidimensionale Wiedergabe. Da die genaue Platzierung des Zeichens wichtig ist, muss die Markenanmeldung durch eine Beschreibung ergänzt werden. Eine Beschreibung ist normalerweise optional aber bei der Positionsmarke ist sie fakultativ, denn nur so kann die Position genau bei der Eintragung berücksichtigt werden. 

Die Positionsmarke kann nicht zur Umgehung der erforderlichen Unterscheidungskraft genutzt werden. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu prüfen und muss als Herkunftshinweis vom Verkehr aufgefasst werden können. 

Diese Auffassung wird ausweislich des Beschlusses des BPatG vom 05.11.2008, Az. 26 W (pat) 12/08, auch von der Kammer 26 des Patentgerichts geteilt. 

Die Anmelderin begehrte die Eintragung einer Positionsmarke für Glaswaren, insbesondere Trinkgläser. Das Zeichen bestand aus zwei miteinander verbundenen Fingerringen, die reliefartig an einer bestimmten Position eines Glases angebracht werden. 

Das Gericht zeigte zunächst an, dass es die Spruchpraxis anderer Gerichte nicht für korrekt hält soweit diese von einer Unterscheidungskraft des Zeichens allein aufgrund der Positionierung des Zeichens ausgehen. Das Zeichen selbst müsse schlichtweg über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügen; die Position könne diese nicht verleihen. 

Im gegebenen Fall war das Gericht einerseits der Auffassung, dass die von der Anmelderin vorgelegte Beschreibung der Positionierung nicht ausreiche, um von einer Positionsmarke ausgehen zu können. Die Positionierung war nicht exakt bzw. eindeutig definiert worden. 

Ferner fehle die erforderliche Unterscheidungskraft des Zeichens, denn die verbundenen Ringe seien nicht geeignet, als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Vielmehr stellen die Ringe ein gebräuchliches Hochzeitsmotiv dar. Insoweit werden sie für den Verkehr einen dekorativen Eindruck erwecken. Die Positionierung des Zeichens an ein und derselben Stelle eines Glases begründe keine Unterscheidungskraft.