Bei der Ähnlichkeit der Zeichen kommt es nicht nur auf die Ähnlichkeit der Zeichen selbst an, sondern auch auf die klangliche und inhaltliche Ähnlichkeit.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt von der Verkehrsauffassung des Publikums ab. Damit ist die Durchschnittsauffassung des aktuellen oder potentiellen Abnehmers der maßgeblichen Waren und/oder Dienstleistungen gemeint. 

Vielfach wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr das individuelle Vermarktungskonzept eines Markeninhabers angeführt. Das europäische Gericht (EuG) hat nunmehr in einer Entscheidung vom 10.11.2011, Aktenzeichen T-22/10, entschieden, dass solche individuellen Vermarktungskonzepte des jeweiligen Markeninhabers nicht zu berücksichtigen sind. Im konkreten Fall handelte es sich um zwei sich gegenüberstehende Wort-Bildmarken, die für identische Waren eingetragen wurden. Bei dem streitgegenständlichen Zeichen handelte es sich jeweils um den Buchstaben „e“, der kursiv geschrieben wurde. Bei der jüngeren Marke wurde das „e“ auf eine Hosentasche angebracht und bildete gemeinsam mit der Darstellung der Hosentasche eine Einheit. Gegen das jüngere Zeichen wurde Widerspruch bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingelegt. Dem Widerspruch wurde stattgegeben und diese Entscheidung sodann von der zuständigen Beschwerdekammer bestätigt.

Das EuG war der Auffassung, dass das Hosentaschenmotiv im Gesamteindruck der jüngeren Marke in den Hintergrund tritt. Das Hosentaschenmotiv war somit nicht relevant bei der Prüfung, ob die zwei sich gegenüberstehenden Zeichen verwechslungsfähig sind. Wie das maßgebliche Element der Marke dann tatsächlich auf der Ware selbst angebracht oder auch sonst zur Kennzeichnung der Ware präsentiert wird, war für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht relevant. Bei der Gegenüberstellung der beiden Zeichen „e“ war dann eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu erkennen. Aufgrund der Ähnlichkeit der Waren war die Verwechslungsgefahr gegeben. Obgleich die Inhaberin der jüngeren Marke der Auffassung war, dass sie als Modeunternehmen selbst so bekannt sei, dass die angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen mit ihr in Verbindung bringen, wurde diese Argumentationslinie nicht von dem EuG gefolgt. Das Gericht war der Auffassung, dass das konkrete Zeichen für sich gesehen nicht mit dem Unternehmensnamen in Zusammenhang zu bringen sei.

Aus diesem Urteil ist für den Markeninhaber erneut klargestellt worden, dass es nicht auf die tatsächliche Art und Weise der Verwendung einer Marke ankommt, wenn eine Kollision geprüft wird. Diese Aspekte werden bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich gilt unter diesen unterschiedlichen Kennzeichen der Grundsatz, dass dem Inhaber eines prioritätsälteren Zeichens die besseren Rechte zustehen. Das bedeutet, dass der Inhaber des älteren Zeichens die Nutzung des jüngeren Zeichens verbieten kann, wenn die weiteren Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch gegeben sind.

Allerdings muss dabei beachtet werden, dass Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel unterschiedliche Funktionen haben und insoweit der Schutz des jeweiligen Zeichens begrenzt ist.

Die Marke hat eine Herkunftsfunktion: Sie hat die Funktion, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das Unternehmenskennzeichen dient dazu, einen Geschäftsbetrieb von anderen Geschäftsbetrieben zu unterscheiden. Werktitel hingegen sind inhaltsbezogen und sollen ein Werk von einem anderen Werk unterscheiden. Die Herkunft des Werks ist dabei nicht relevant.

Die Funktion eines Zeichens muss berücksichtigt werden, wenn die Nutzung eines jüngeren Zeichens untersagt werden soll. Denn wenn die Zeichen nicht die gleiche Funktion erfüllen, dann ist der Unterlassungsanspruch ggf. nicht gegeben.

Dies war z.B. ein wichtiger Aspekt, den der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil berücksichtigen musste, siehe Urteil des BGH vom 12.05.2011, Az. I ZR 20/10. Dabei ging es um einen Unterlassungsanspruch gegen die firmenmäßige Verwendung eines Zeichens, das hinreichend ähnlich zu einem prioritätsälteren Markenzeichen war. Die Klägerin hatte beantragt, dass die Beklagte es zu unterlassen habe, das streitgegenständliche Zeichen zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs zu nutzen und basierte diesen Anspruch auf die eingetragene ältere Marke der Klägerin.

Der BGH hat die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, dass der rein firmenmäßige Gebrauch eines Kennzeichens keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelt die Rechte des Markeninhabers, wenn eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und dem Zeichen besteht.

In der Praxis muss daher beachtet werden, ob ein Zeichen firmenmäßig oder markenmäßig verwendet wird. Grundsätzlich gilt nämlich: Nur wenn die Zielrichtung der Zeichen übereinstimmt, kann ein Vorgehen gegen ein jüngeres Zeichen erfolgreich sein.

Dabei ist zu beachten, dass die Schutzrichtung des jeweiligen Kennzeichens unterschiedlich ist: Eine Marke hat eine Herkunftsfunktion, Unternehmenskennzeichen haben eine Namens- oder zumindest eine Individualisierungsfunktion und ein Titel hat eine Namensfunktion. Trotz der unterschiedlichen Funktionen kann eine Kennzeichnung die Rechte einer anderen Kennzeichnung verletzen.

Insoweit muss ein Rechtsanwalt bei der Prüfung bzw. Geltendmachung einer Rechtsverletzung sämtliche Kennzeichenrechte, deren Funktionen und Voraussetzungen im Blick haben. So z.B. im Fall, der vom BGH am 14.05.2009, Az I ZR 231/06, entschieden wurde.

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke air-dsl; die Beklagte ist Inhaberin der Wort-Bildmarke AIR DE, wobei die Wortbestandteile durch einen Smiley getrennt sind. Die Beklagte hat seit 1998 die Domains air-dsl.de und airdls.de registriert, aber erst später mit Inhalt gefüllt. Die Klägerin hat die Beklagte aufgrund einer Markenrechtsverletzung auf Unterlassung der Nutzung dieser Domains in Anspruch genommen. Die Beklagte hat die Klägerin wiederum auf Löschung von deren Marke in Anspruch genommen, da sie sich auf ihr Unternehmenskennzeichen bzw. Werktitelschutz im Hinblick auf den genutzten Domains beruft.

Der BGH hat die gegenseitigen Ansprüche geprüft. Dabei ging es nicht nur um die übliche Frage des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr, sondern auch um die Frage der Priorität. Wer hat die Rechte an „air-dsl“ zuerst erlangt?

Die Klägerin hatte im Ergebnis das prioritätsältere Kennzeichen. Zwar waren die Domains der Beklagten seit 1998 bei der Denic eingetragen, aber ein Werktitelschutz kann nur nach der Hinterlegung eines Inhalts beginnen. Die Domains der Beklagten waren erst 2003 mit einem Inhalt versehen und zu diesem Zeitpunkt war die Marke der Klägerin bereits angemeldet. Die Beklagte konnte sich auch nicht auf einen vorverlagerten Werktitelschutz berufen, denn die Ankündigung eines Inhalts auf der Seite selbst reicht hierfür nicht aus. Eine Anzeige bei einem anerkannten Titelschutzanzeiger ist nicht erfolgt.

Die Klägerin hatte zwar das priortätsältere Zeichen, jedoch musste sie noch eine weitere Hürde nehmen, bevor ihr der BGH einen Unterlassungsanspruch zugebilligt hat. Die Beklagte muss nämlich die Bezeichnung air dsl auch markenmäßig verwendet haben. Dabei ist im Hinblick auf das Markenrecht zu beachten, dass die Registrierung einer Domain allein hierfür noch nicht ausreicht. Die Beklagte hatte jedoch die Domains dahingehend markenmäßig verwendet, als dass sie die Domains auf eine andere Domain weitergeleitet hat. Diese Nutzung hat der BGH als ausreichend angesehen, wenn der erste Domainname unterscheidungskräftig sei.

Die zweite bemerkenswerte Argumentation des Gerichts bestehtg darin, daß schon die Registrierung einer Domain und nicht erst die Nutzung als Verletzungshandlung qualifiziert werden kann. Auch hier kennt man andere Argumentationen. Unterlassungsansprüche aus dem Markenrecht ergeben sich grundsätzlich erst dann, wenn eine Verwechslungsgefahr oder eine Identität der Zeichen vorliegt. Das ist hier der Fall – telekom steht gegen telecom und diese Dinge sind sich so ähnlich, daß sie verwechselt werden müssen. Aber die zweite Bedingung – nämlich die Möglichkeit der Verwechslung aufgrund der Produkte und Dienstleistungen, die für kollidierenden Kennzeichen verwendet werden, liegt nicht vor. Denn wenn eine Domain nur registriert wird, kann man noch nicht sehen, für welche Handelswaren oder Dienstleistungen eigentlich geworben werden soll. Das Gericht geht – man wendet zwar § 12 BGB an, der gleiches verlangt – über diesen Punkt großzügig hinweg, wenn man besagt, daß schon die Registrierung einer Domain ausreicht.

Aber auch hier gilt, wo ein Gericht will, findet sich auch eine Argumentation, die passt. Und in dem Fall kann ich das Gericht verstehen. Anderenfalls würde man als Anwalt auf der Seite der Anspruchstellerin seiner Mandantin nur eine Reihe von Argumenten darlegen müssen, die allesamt abwegig sind. Kein Mensch registriert sich eine Domain mit einem Kennzeichen eines Großkonzerns ohne damit bestimmte Absichten zu verfolgen. Und Gründe die dafür sprechen, daß man auf Seiten des Konzern auf den Eintritt der Verletzung warten und die Handlung nicht schon in der Vorbereitung unterbinden können soll, finden sich nicht.

Markenrechtsstreitigkeiten reduzieren sich häufig auf die Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Dabei sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Drei Kriterien sind bei der Beurteilung maßgeblich: Die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, und die Kennzeichnungskraft. Zwischen diesen drei Kriterien besteht allerdings auch eine Wechselwirkung, so dass sich Stärken und Schwächen ausgleichen können.

Die Ähnlichkeit der Zeichen hängt wiederum auch maßgeblich von der optischen, klanglichen und inhaltlichen Ähnlichkeit ab. Die klangliche Ähnlichkeit spielt dabei eine besondere Rolle. Dies wird damit begründet, dass Marken oft nicht nur gesehen, sondern in der Werbung, im Gespräch, etc. auch ausgesprochen werden. Deswegen kann auch ein nicht unerheblicher optischer oder inhaltlicher Unterschied gegebenenfalls nicht ausreichen, um den Abstand zu einer älteren Marke zu schaffen, wenn die Zeichen klanglich ähnlich sind.

Allerdings gibt es auch Umstände, wo der „Kauf auf Sicht“ berücksichtigt werden muss. Waren werden nämlich zunehmend auf Sicht gekauft, so dass das klangliche Element nicht maßgeblich ist.

In einem aktuellen Fall des EuGH wurde entschieden, dass bei Bekleidungsmarken gerade die (schrift-)bildliche Ähnlichkeit erforderlich ist, siehe Urteil vom 07.05.2009, Az. T-414/05.

Bei der älteren Marke handelte es sich um eine Wort-Bildmarke, die sich aus den Wortelementen „LA“ und „Kings“ sowie einem Bildelement, bestehend aus einem Wappen, das auch eine Krone enthielt, zusammensetzt. Die angegriffene Marke bestand aus dem Wortbestandteil „King“. Das Bildelement war die Krone, die als „i-tüpfelchen“ eingefügt war. Beide Marken waren für Bekleidungswaren eingetragen worden.

Der EuGH hat festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, obgleich die Marken im Hinblick auf das Zeichen „King“ sehr ähnlich klingen. Jedoch seien genügend optische und inhaltliche Unterschiede gegeben, so dass diese klangliche Ähnlichkeit ausgeglichen werde. Bei Bekleidungsstücken werde die Kaufentscheidung regelmäßig aufgrund optischer Kriterien gefällt. Entsprechend werde auch die Marke eher optisch wahrgenommen.

Im Ergebnis darf im Rahmen eines Verletzungsverfahrens nicht nur auf die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen abgestellt werden, sondern es muss auf die Besonderheiten der betroffenen Waren und Dienstleistungen geachtet werden.

Gerade größere Unternehmen tendieren dazu, ihre Marken als sogenannte Serienmarken eintragen zu lassen. Ein Bestandteil der Marke wird immer wieder als Kern einer Serie verwendet. Beispiele für das Wort Metro wären zum Beispiel Metropolis oder Metropole, Metromarkt oder Metrobahn etc.. Im vorliegenden Fall hat der Hamburger Verkehrsverbund den Begriff HVV Metrobus als Marke eintragen lassen und wurde von der Metro AG auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der HVV betreibt – was Hamburger wissen – Buslinien mit dem Kennzeichen Metrobus. Die Klage wurde weitgehend abgewiesen. Das Gericht verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG seien alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall sei der Klägerin zwar zuzugeben, daß dem Unternehmenskennzeichen Metro gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme; aber innerhalb der Marke “HVV Metrobus” komme dem Kennzeichen Metro keine prägende Bedeutung zu. Aus der Sicht des Verbrauchers – des angesprochenen Verkehrsteilnehmers – sei klar, daß der Begriff Metro nicht prägend sei. Der angesprochene Verbraucher würde erkennen, daß es sich um eine Marke des HVV handele. Und er würde das Wort Metrobus auch nicht der Klägerin zuordnen.

Aus meiner Sicht ist das eine zu begrüßende Entscheidung. Der Begriff Metro ist eine Abkürzung des Wortes Metropole. Damit beginnt das Übel. Denn immer wieder gelingt es Unternehmen, beschreibende Begriffe als Marke eintragen zu lassen. Im Anschluß werden diese Marken als Kern einer Serienmarke eingesetzt und recht aggressiv verteidigt. Die Folge besteht darin, daß bestimmte beschreibende Begriffe nur noch mit großer Gefahr als Teil eines Kennzeichens verwendet werden können. Die Bild hat zeitweilig versucht, das Wort “Volks” als Marke einzutragen. Metro ist den allgemein gebildeten Menschen eher als Abkürzung für Metropole geläufig denn als Marke der Metro AG. Beschreibende Kombinationen des Begriffes Metro, die gemeinsam mit anderen kennzeichenkräftigen Bestandteilen verwendet werden, wird man in Zukunft mit guten Aussichten verteidigen können.

Der Grad der Zeichenähnlichkeit wird grundsätzlich auch von drei Faktoren beeinflusst, nämlich von der Ähnlichkeit der Zeichen selbst, der klanglichen Ähnlichkeit und der inhaltlichen Ähnlichkeit. 

Das Oberlandesgericht Koblenz hat sich in einem aktuellen Fall insbesondere auch mit der Zeichenähnlichkeit befassen müssen, OLG Koblenz, Urteil vom 11.12.2008, Az. 6 U 958/08. Dabei ging die Rechtsinhaberin des Zeichens der bekannten Krimi-Serie „Tatort“ (Verfügungsklägerin) gegen einen Hörbuchverlag (Verfügungsbeklagte) vor. Das Zeichen der Fernsehserie ist sehr bekannt: ein Fadenkreuz mit dem Wort „Tatort“ integriert. Die Verfügungsbeklagte verwendete für ihre Produkte ebenfalls ein Fadenkreuz. Unter dem Fadenkreuz stand der Schriftzug „Krimi-Hörbuch“. Die Verfügungsklägerin hat die Verfügungsbeklagte auf Unterlassung in Anspruch genommen. 

Das OLG Koblenz hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr dahingehend verneint, dass keine Zeichenähnlichkeit vorläge. Maßgeblich waren die phonetischen und optischen Unterschiede. 

Zwischen dem Wortbestandteil „Tatort“ und „Krimi-Hörbuch“ sei keine klangliche Ähnlichkeit gegeben. 

Optisch fehle es auch an einer Ähnlichkeit. Das Gericht hat dabei die streitgegenständlichen Bildbestandteile sorgfältig analysiert und verglichen. Der Vergleich hat eine Vielzahl von Unterschieden ergeben. Die einzige Ähnlichkeit beruhte auf dem Fadenkreuz, das jedoch nicht allein die Grundlage der Marke der Verfügungsklägerin bildete. Der Gesamteindruck war für das Gericht insoweit nicht hinreichend ähnlich. 

Die übrigen Argumente der Verfügungsklägerin wurden ebenfalls vom Gericht zurückgewiesen. Diese hat nämlich argumentiert, dass die Verfügungsbeklagte das Fadenkreuz ohne etwaige Wortbestandteile nicht verwenden dürfe. Dieser Anspruch der Verfügungsklägerin war jedoch problematisch, da sie nur für das Fadenkreuz keine Marken eingetragen hatte. Die Verfügungsklägerin hat sich auf den Markenschutz kraft Verkehrsgeltung hinsichtlich des Fadenkreuzes berufen. Die Verfügungsbeklagte hat hingegen argumentiert, dass die Symbolik des Fadenkreuzes typisch für Krimis sei und somit einen Sachhinweis darstelle. Das Gericht war bereit dem Bildzeichen die Verkehrsgeltung zuzusprechen, die erhöhte Kennzeichnungskraft jedoch nur für Fernsehunterhaltung und nicht für Hörbucher zuzusprechen. Bei einer abgeschwächten Kennzeichnungskraft seien jedoch die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Fadenkreuzen so groß, dass auch hier keine Verwechslungsgefahr vorliege. 

Letztlich wurde auch ein Unterlassungsanspruch aufgrund einer ungerechtfertigten Benutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des prioritätsälteren Zeichens abgelehnt. Dieser Anspruch war nach Auffassung des Gerichts nicht gegeben, da das Fadenkreuz bei kriminalistischer Unterhaltung häufig ein dekoratives Element sei. Es seien keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass das Fadenkreuz unter Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke der Verfügungsklägerin verwendet wurde.

Bei der Registrierung einer Domain müssen die Rechte Dritter beachtet werden, da Konflikte mit schon bestehenden Kennzeichnungsrechten wie Marken, geschäftliche Bezeichnungen und Titel vermieden werden sollten. 

Markenschutz entsteht durch die Eintragung in ein Register, durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit. Da es schwierig ist nachzuweisen, dass ein Zeichen den Status einer Marke durch Verkehrsgeltung erlangt hat, wird der Markenschutz in der Regel durch die Eintragung in ein Register erlangt. In Deutschland führt das Deutsche Patent- und Markenamt das Register. Allerdings kann ein Zeichen auch als Gemeinschaftsmarke durch die Registrierung bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, Spanien, EU-weiten Schutz erlangen. Eine ausländische Marke kann über eine internationale Registrierung aufgrund des Madrider Abkommens bzw. Madrider Protokolls über die World Intellectual Property Organisation in Genf, Schweiz, für Deutschland Schutz erlangen. 

Hingegen kann der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung einfach durch die Nutzung der Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr erlangt werden. Allerdings kann der territoriale Schutzbereich einer geschäftlichen Bezeichnung durchaus begrenzt sein. Die Frage hängt von dem Zweck und Zuschnitt des Unternehmens ab. Eine Vielzahl von Unternehmen ist nur auf eine lokale oder regionale Tätigkeit ausgerichtet, ohne dass eine Ausweitung oder Expansion geplant ist. Hier ist zu beachten, dass allein die Registrierung und Nutzung einer Domain – die naturgemäß in dem gesamten Bundesgebiet aufgerufen werden kann – nicht dazu führen muss, dass diese lokale oder regionale Tätigkeit unbedingt ausgeweitet werden soll. Die regionale Tätigkeit kann sich gleichwohl auf einen räumlichen Bereich beschränken und auf der sich Homepage niederschlagen, siehe BGH GRUR 2005, 262, 263 – soco.de.

Nach § 5 Abs. 1 MarkenG sind auch Werktitel geschützt. Ein Werktitel hat im Gegensatz zu einer Marke keine Herkunftsfunktion, sondern dient der Unterscheidung von Werken und ist primär inhaltsbezogen. Als Werktitel gelten die Titel von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken und ähnlichen Werken. Inzwischen ist von der Rechtsprechung anerkannt, dass der Titel eines Softwareprogramms ebenfalls unter diesen Begriff fällt. 

Sofern Sie eine Domain registrieren lassen, die identisch mit einem älteren Zeichen ist oder Ähnlichkeit mit einem älteren Zeichen aufweist, kann eine Verwechslungsgefahr bestehen und somit ein Verletzungstatbestand nach §§ 14, 15 MarkenG erfüllen.  

Eine Kollision kann jedoch generell nur dann angenommen werden, wenn die Registrierung einer Domain ein Handeln im geschäftlichen Verkehr darstellt. Wird die Domain zur Abrufung einer Website, die der Förderung der eigenen oder einer fremden erwerbswirtschaftlichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit dient, so kann von einem Handeln im geschäftlichen Verkehr gesprochen werden. Wissenschaftliche, politische, soziale, kirchliche, verbraucheraufklärende oder private Zwecke dürfen verfolgt werden. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist hingegen nicht erforderlich, um ein Handeln im geschäftlichen Verkehr anzunehmen, siehe Bräutigam/Leopold, Online-Recht, B II Domains, Rdnr. 46. 

Zweifelhaft ist die Situation, wenn ein Domainname lediglich (von einer Privatperson) registriert ist, jedoch die Website noch nicht mit einem Inhalt belegt ist. Welcher Zweck vom Inhaber verfolgt wird, lässt sich in diesem Fall nicht ohne weiteres ermitteln. Das Landgericht München hat ein Urteil erlassen, wonach die Registrierung einer Domain, die noch nicht mit Inhalten versehen ist, noch nicht im geschäftlichen Verkehr handelt, da keine Adressfunktion gegeben sei, siehe Urteil des LG München vom 18.März 2004, Az.: 17 HK 0 16815/03. In der Regel ist in einem solchen Fall sowieso nicht von einer Markenrechtsverletzung auszugehen, da die inhaltlose Website, gegebenenfalls mit Baustellenschild, keine markenmäßige Nutzung darstellt.  

Soweit der Domaininhaber die Seite mit Werbung belegt oder die Domain zum Zwecke des Weiterverkaufs registriert hat, kann überwiegend von einer gewerblichen Nutzung ausgegangen werden. Wenn es sich um eine missbräuchliche Registrierung handelt, dann kommt es gegebenenfalls nicht auf kennzeichenmäßige Nutzung an. Hier wird sich der Anspruch auf einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch stützen.

Verwechslungsgefahr

Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt von vielen Faktoren ab und kann nur aus dem jeweils konkreten Fall festgestellt werden.

Zu dem Thema Verwechslungsgefahr gibt es unzählige Gerichtsentscheidungen und Aufsätze und füllt die Seiten der Markengesetzkommentare. Folgende Grundsätze sind dabei zu beachten: 

- Zweck des Markenschutzes ist es, die Herkunftsfunktion zu gewährleisten. Das heißt, dass der Verkehr über das Zeichen die Ursprungsidentität erkennen lassen soll, ohne dass es zu einer Verwechslung mit den Erzeugnissen eines anderen Unternehmens kommt, siehe EuGH, GRUR 1998, 992 – Canon. 

- Der Begriff Verwechslungsgefahr ist eng auszulegen, siehe EuGH, GRUR 1998, 387 – Sabel. 

- Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist in jedem Einzelfall individuell unter Berücksichtigung aller Umstände zu prüfen, siehe z.B. BGH, GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV oder BGH, GRUR 2002, 808, 811 – Frühstücksdrink I. Es gibt zwar allgemeine Grundsätze und typische Fallkonstellationen, aber im konkreten Fall kann man nicht einfach auf die eine oder andere Regel zurückgreifen und verallgemeinern.

- Die drei Hauptfaktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind 1) die Ähnlichkeit der Zeichen, 2) die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und 3) die Kennzeichnungskraft der geltend gemachten Marken. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselbeziehung, z.B. BGH, GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV oder BGH, GRUR 2002, 808, 811 – Frühstücksdrink I. Kennzeichnungskraft ist die Eignung eines Zeichens, sich dem Verkehr aufgrund seiner Eigenart und – ggf. durch Benutzung – erlangten Bekanntheitsgrades als Marke einzuprägen.

- Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Verkehrsauffassung maßgeblich, siehe EuGH, GRUR 1998, 387 – Sabel. Damit sind die aktuellen und potentiellen Abnehmer gemeint. Allerdings ist zu beachten, dass das Gericht aufgrund eigener Sachkunde feststellen kann, wie der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher das Zeichen wahrnimmt, siehe z.B. BGH, GRUR 1995, 354, 357 – Rügenwalder Teewurst.

- Der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ist maßgeblich. Dieser Grundsatz wurde vom EuGH entwickelt und vom BGH übernommen, siehe BGH, GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze. Unter Umständen ist es jedoch möglich, dass ein Bestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft hat. Bei einer Übereinstimmung dieses prägenden Bestandteils kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den Gesamtzeichen zu bejahen sein, siehe BGH, GRUR 2000, 233, 234 – Rausch/Elfi Rauch.

- Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen muss im Einzelfall ermittelt werden. Dabei sind Kriterien wie Art, Verwendungszweck, Nutzung und Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen heranzuziehen, siehe BGH, GRUR 2001, 507, 508 – Evian/Revian. Die Zugehörigkeit zur selben Gebührenklasse des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dabei unerheblich. Im Bereich der Datenverarbeitung kann z.B. nicht mehr automatisch davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich eine Branchennähe bei allen Anbietern vorliegt. Es hängt letztendlich davon ab, ob sich die Konkurrenten auf dem Gebiet überschneiden, siehe BGH, GRUR 2005, 262, 263 – soco.de.

Diese Grundsätze sind auch im Rahmen einer Kollision zwischen einem Domainnamen und einer Marke bzw. geschäftlichen Bezeichnung zu beachten. Allerdings sind auch folgende Besonderheiten hervorzuheben: 

- Bei der Ähnlichkeitsprüfung der sich gegenüberstehenden Zeichen ist allein die Second-Level-Domain maßgebend, da die Top-Level-Domain wie z.B. .de, .com oder .net wegen fehlender Kennzeichnungskraft ohne Bedeutung ist.

- Das gedanklich In-Verbindung-bringen kann eine Verwechslungsgefahr auslösen. Dies ist der Fall, wenn der Verkehr glaubt, dass der Markenrechtsinhaber und der Domaininhaber miteinander verbunden sind. Dies kann durch den Domainnamen selbst oder auch in Verbindung mit Verweisen und Links von der Homepage auf die Homepage des Markenrechtsinhabers geschehen. 

- Es muss auch eine gewisse Branchennähe zwischen dem Kennzeicheninhaber und der Domain bestehen. Da eine Domain nicht automatisch auf eine bestimmte Branche hinweisen muss, kann allein die Registrierung der Domain nicht immer zu einer Verwechslungsgefahr führen. Ist die Webseite mit Inhalt gefüllt, wird jedoch schnell zu ermitteln sein, ob die Parteien in identischen oder ähnlichen Branchen tätig sind. 

Das Markengesetz sieht jedoch vor, dass die Nutzung eines Kennzeichens verboten sein kann, auch wenn keine Branchennähe vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Nutzung des fremden Kennzeichens eine Rufausbeutung oder eine Behinderung darstellt. Zu beachten ist, dass diese Regelung nur für „bekannte“ Kennzeichen gilt. Eine Rufausbeutung liegt vor, wenn der Domaininhaber diese Domain nutzt, um erhöhte Aufmerksamkeit zu erlangen, und dadurch die Wertschätzung der eigenen Waren und/oder Dienstleistungen gesteigert wird. Die Nutzung darf aber nicht nur eine Ausbeutung oder Beeinträchtigung darstellen, sondern muss auch noch in unlauterer Weise erfolgen.

Einführung:

Im Markenrecht stellt sich häufig das Problem, ob zwischen zwei sich gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Verkehr davon ausgehen könnte, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen. Selbst wenn nur der Eindruck entsteht, dass die Inhaber der Marken wirtschaftlich miteinander verbunden sind, kann eine Verwechslungsgefahr vorliegen.

Grundsätzlich sind alle Umstände des Einzelfalles bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Eine Verwechslungsgefahr hängt maßgeblich von folgenden Faktoren ab: Grad der Ähnlichkeit der Zeichen, Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung. Die Beurteilung hat vom Standpunkt eines normal informierten und angemessenen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu erfolgen. Je nach Ware und Dienstleistung kann die Aufmerksamkeit  eines Verbrauchers variieren.

Bezüglich der Ähnlichkeit der Zeichen sind die bildlichen, klanglichen und inhaltlichen Elemente, die sich auf den Gesamteindruck auswirken, zu beachten. Es kann dominierende oder unterscheidungskräftige Bestandteile innerhalb eines Zeichens geben.

Dieser Punkt ist jedoch insoweit problematisch, da häufig ungewiss ist: Wann ist ein Bestandteil dominierend und welche Auswirkung hat ein solches Element auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr. Denn sowohl die europäischen als auch die deutschen Gerichte betonen stets, dass der Verkehr grundsätzlich ein Zeichen in seiner Gesamtheit wahrnimmt und nicht in seinen Einzelteilen.

Die Bedeutung des ersten Wortes in einem mehrgliedrigen Zeichen

In einer aktuellen Entscheidung des EuGH ging es auch um die Frage der Bedeutung eines nach Auffassung der Klägerin prägenden Wortes innerhalb eines mehrgliedrigen Zeichens, siehe das Urteil des EuGH vom 18.12.2008, Az. T-287/06 

Die Inhaber einer Vielzahl von Marken, die alle den Bestandteil „Torres“ beinhalten, gingen gegen die Eintragung des Zeichens „torre albéniz“ als Gemeinschaftsmarke vor.

Die sich gegenüberstehenden Marken nehmen die Klasse 33 (alkoholische Getränke) für sich in Anspruch.

Bei einer Identität der Waren muss der Abstand zwischen den Zeichen unter Berücksichtigung der Bekanntheit der ältern Marke entsprechend groß sein.

Obgleich die Klägerin dargelegt hat, dass die Unterscheidungskraft ihrer unterschiedlichen Marken insbesondere auf dem Bestandteil „Torres“ beruhe, war diese Tatsache nicht ausreichend, um bei der jüngeren Marke von einer ähnlichen dominierenden Position auszugehen. Das Gericht lehnte auch den Gedanken ab, dass die Positionierung des Bestandteils „torre“ in den gegnerischen Zeichen dazu führen müsse, dass dieser Bestandteil auch somit zu einer Dominierung des Wortes im Rahmen der jüngeren Marke führe. Denn nach Auffassung der Klägerin stünden sich „Torres“ und „torre“ gegenüber. „Nichts lässt nämlich die Annahme zu, dass der normal informierte und angemessene aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher den zweiten Teil eines Wortbestandteiles einer Marke regelmäßig vernachlässigt und nur dessen ersten Teil im Gedächtnis behält…“, siehe EuGH, Urteil vom 18.12.2008, Az. T-287/06, Rn. 56.

Auch der Einwand der Klägerin, dass ein Großteil der Verbraucher die Bedeutung des jüngeren Zeichens aus sprachlichen Gründen nicht verstünde und somit nicht die unterschiedliche Bedeutung der beiden Zeichen nachvollziehen könne, war für das Gericht nicht entscheidend. Das Gericht war der Auffassung, dass wenn auch nur ein Teil des Verkehrs, im vorliegenden Fall Spanien, Italien und Portugal, die Bedeutung der Begriffe und damit auch die Unterschiede in der Bedeutung zweier Zeichen verstünde, so müsse dies bei der Beurteilung einer etwaigen Verwechslungsgefahr beachtet werden.

Das Gericht kam daher zum Ergebnis, dass zwischen den Marken der Klägerin und dem jüngeren Zeichen keine Verwechslungsgefahr vorliegt. 

§ 14 Markengesetz ist eine Vorschrift von enormer Bedeutung. In einem normalen Kommentar zum Markengesetz macht die Kommentierung alleine dieser Vorschrift wenigstens 10 % des Gesamtumfanges des Werkes aus.[1] Die Vorschrift betrifft nicht nur Inhaber eingetragener Marken, sondern auch die Inhaber von Marken, die Kraft Verkehrsgeltung oder aufgrund von Bekanntheit sich durchgesetzt haben. Über die §§ 112, 124 Markengesetz kommt § 14 Markengesetz auch für IR-Marken Bedeutung. Der in der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) normierte Artikel 9 GMV entspricht inhaltlich weitgehend dem § 14 Abs. 1-3 Markengesetz. 

§ 14 regelt, was eine Markenverletzung ist und normiert Unterlassungs- (Abs.5) und Schadensersatzansprüche. Klagen auf Verletzung einer Marke können nur vor ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. § 14 Abs. 1 Markengesetz besagt, dass dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches subjektives Recht zusteht.[2] Die dem Inhaber der Marke verliehenen Ansprüche bestehen darin, dass jedem anderen ohne Zustimmung des Markeninhabers die Nutzung der geschützten Marke im geschäftlichen Verkehr untersagt ist. Förmliche Reichweite ergibt sich aus dem Gesetz. Die sachliche Reichweite bestimmt sich nach drei Tatbeständen. Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke hat gegenüber dem Inhaber einer prioritätsjüngeren aber identischen Marke das Recht auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz, § 14 Abs. 1 Nr. 1. Das gleiche Recht hat der Inhaber einer Marke, wenn Verwechslungsgefahr besteht (Nr. 2) oder wenn eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke vorliegt (Nr. 3).

Räumlicher Schutz

Voraussetzung ist zunächst, dass die Marke, aus der vorgegangen wird, in Deutschland Schutz genießt. Der Schutzbereich des § 14 erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. Ein begrenzter Schutzbereich kommt in Frage, sofern die Verkehrsgeltung des Benutzungszeichens räumlich begrenzt ist.[3]  Der erforderliche Inlandsbezug kann bei Handlungen im Internet zweifelhaft sein. Der BGH hat entschieden – in Umsetzung der Empfehlungen der WIPO – daß es nicht alleine auf die Abrufbarkeit einer Seite im Inland ankommen kann, sondern darauf, daß diese Seite auch einen kommerziellen Effekt hervorrufen soll.[4]

Besserer Zeitrang

Zweitens muss der Inhaber der Marke gegenüber dem Angegriffenen über die besseren Rechte verfügen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Angreifer über eine gültige[5], prioritätsältere – also im Zeitrang bessere –  Marke verfügt. Das Gesetz verfügt im § 6, wie die besseren Rechte bestimmt werden. Im Falle von eingetragenen Marken gilt der Tag der Anmeldung als Stichtag. Eine Ausnahme gilt dann, wenn der Anmelder für sich eine Priorität aus einem Zeichen in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel kann der Tag der Anmeldung einer nationalen Marke dazu verwendet werden, daß eine IR Marke, die man später angemeldet hat, so behandelt wird als hätte man sie an dem Tag der Anmeldung der nationalen Marke angemeldet. Das Anmeldedatum wird fingiert und auf das Datum der nationalen Anmeldung vorverlegt.  Die besseren Rechte hat also derjenige, dem rechtlich der bessere Zeitrang zuzuweisen ist. Die Frage der Benutzungsaufnahme ist dabei grundsätzlich unerheblich.