Im Rahmen einer Markenanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt regelmäßig die Möglichkeit; eine Anmeldung wegen des Vorliegens von absoluten Eintragungshindernissen zu monieren und gegebenenfalls zurückzuweisen. Bei den absoluten Eintragungshindernissen handelt es sich meistens um den Einwand der fehlenden Unterscheidungskraft, des Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses und/oder des Vorliegens einer beschreibenden Angabe.

Der Anmelder hat die Möglichkeit; die Bedenken des DPMA auszuräumen. Als Rechtsanwälte besprechen wir die Problematik mit unseren Mandanten und bekommen häufig zu hören: Es gibt doch bereits eine ganz ähnliche Marke für diesen Bereich und die wurde vom DPMA eingetragen. Das ist ja unfair wenn meine Markenanmeldung zurückgewiesen wird, obwohl eine vergleichbare Situation vorliegt.

Leider blieb es dem Anmelder einer deutschen Marke regelmäßig verwehrt, sich auf Voreintragungen zu berufen. Zwar haben wir solche vergleichbaren älteren Marken in unseren Schriftsätzen an das DPMA mit erfasst, jedoch war dieser Vortrag immer nur von sehr geringfügiger Bedeutung bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke.

Zurzeit herrscht allerdings vor dem Bundespatentgericht Streit darüber, ob und in welchem Umfang Voreintragungen bei der Markenanmeldung berücksichtigt werden müssen. Der EuGH hat nämlich aufgrund einer Vorlage des DPatG entschieden, dass Voreintragungen zwar keine Bindungswirkung haben. Gleichwohl müsse das prüfende Amt jedoch etwaige Abweichungen zu Voreintragungen berücksichtigen und entsprechend begründen.

Der DPatG-Senat, der die Sache dem EuGH vorgelegt hat, hat diese Grundsätze des EuGH auch in seinen darauf folgenden Entscheidungen berücksichtigt. So wurde mit Beschluss vom 10.06.2009 (Az. 29 W (pat) 3/06 – Freizeit-Rätsel-Woche) eine Sache an das DPMA zurück verwiesen, da das Amt in seiner Entscheidung nicht die vom Anmelder geltend gemachten Voreintragungen berücksichtigt.

Andere Senate sind allerdings noch nicht bereit, die Grundsätze des EuGH zu berücksichtigen. Der 33. Senat hat zum Beispiel entschieden, dass die EuGH-Entscheidung nur dahingehend zu berücksichtigen sei, dass das DPMA sich mit den vom Anmelder benannten Voreintragungen auseinander setzen müsse. Eine Auswirkung auf die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke habe dies jedoch nicht, BPatG, Beschluss vom 22.09.2009, Az. 33 W (pat) 52/08 – Burg Lissingen.

Es ist daher noch offen, ob die Voreintragungen in nächster Zeit einen wichtigen Einfluss über die Eintragungsfähigkeit einer Marke haben werden. Letztendlich wird es immer auch eine Frage des Einzelfalls sein, ob eine Voreintragung tatsächlich vergleichbar mit der angemeldeten Marke ist.