Marken müssen benutzt werden. Die Eintragung der Marke ist grundsätzlich erforderlich zur Begründung der Markenrechte, jedoch hat die Nichtbenutzung der Marke erhebliche Konsequenzen. Dies gilt auch für Gemeinschaftsmarken, die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt registriert werden und nach der Eintragung Geltung für den gesamten Bereich der EU haben.

Nach Art. 15 der GMV muss eine Marke innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung benutzt werden. Ferner darf eine Benutzung auch nicht für einen Zeitraum von 5 Jahren ausgesetzt werden. Die Benutzung der Marke durch einen Dritten mit der Zustimmung des Markeninhabers ist für die Benutzung ausreichend.

Der Markeninhaber ist daher gehalten, seine Marke auch für die von ihm in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Tut er dies nicht, dann kann dies erhebliche Folgen haben:

Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke eines Dritten kann der Dritte die Einrede der Nichtbenutzung erheben. Das heißt, dass wenn der Markeninhaber gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch einlegt, er immer im Auge behalten muss, ob die Widerspruchsmarke, aus der er hervorgeht, auch benutzt wird. Der Inhaber der jüngeren Marke kann nämlich einen Nachweis für die Benutzung der Marke verlangen, siehe Art. 43 Abs. 2 GMV. Kann der Inhaber der Widerspruchsmarke die Nutzung für die Waren und Dienstleistungen nicht nachweisen, dann wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Die Tatsache, dass der Markeninhaber die Marke nicht benutzt hat, hat aber dann nur Bedeutung zwischen ihm und dem Inhaber der jüngeren Marke, da diese die einzigen Parteien des Verfahrens sind. Die Widerspruchsmarke bleibt weiterhin bestehen, jedoch kann er durch diese Marke nicht die Eintragung einer jüngeren Marke verhindern, soweit der Widerspruch im Übrigen begründet ist.

Der Markeninhaber muss allerdings auch berücksichtigen, dass ein Dritter einen Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Art. 55 GMV beantragen kann. Kann der Markeninhaber die rechtserhaltende Benutzung nicht nachweisen, wird die Marke aus dem Register gelöscht. Dabei ist zu beachten, dass jede natürliche oder juristische Person diesen Antrag stellen darf. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte die EU-Staatsangehörigkeit besitzt oder seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz in einem EU-Mitgliedsstaat hat. Ferner ist es nicht erforderlich, dass der Dritte ein konkretes Rechtsschutzinteresse an der Löschung der Marke hat (EuG, Urteil vom 03.12.2009, Az: T/223/08). In der Praxis wird natürlich der Dritte meistens ein Interesse an der Löschung haben, nämlich dann, wenn der Markeninhaber ein Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung der Marke des Dritten eingeleitet hat.

In einem aktuellen Fall hat der EuG entschieden, dass die Geltendmachung der Einrede der Nichtbenutzung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht zur Folge habe, dass die Erhebung des Antrags auf Erklärung des Verfalls unzulässig sei. Das Widerspruchsverfahren und das Verfallsverfahren seien zwei unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Zielen und Wirkungen, siehe EuG, Urteil vom 10.12.2009, Az T/27/09.

Hat der Inhaber der jüngeren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens daher diese Einrede geltend gemacht, so ist es ihm nicht verwehrt, parallel zu dem Widerspruchsverfahren  eine Verfallsverfahren einzuleiten. Es können beide Verfahren gleichzeitig laufen; die Aussetzung des Verfallsverfahrens bis zur Entscheidung über das andere Verfahren wäre daher auch nicht angezeigt, da dies für die Entscheidung des Widerspruchsverfahrens nicht maßgeblich sei.