In dem von dem BGH zu entscheidenden Fall ging es um Marmormosaiken, die mit Motiven der Medusa versehen waren. Der angebliche Verletzer und Beklagter hat angegeben, die Figur der in der Glyptothek in München ausgestellten Medusa von Phidias aus der Sammlung Ronandini als Vorbild für dieses Medusa Motiv in seinen Marmormosaiken verwendet zu haben. Der Beklagte wurde von der Gianni Versace S.p.A auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Gianni Versace S.p.A. ist Inhaberin einer Gemeinschafts-Bildmarke und einer international registrierte Bildmarke, die jeweils Medusa Abbildung aus der griechischen Mythologie aufweisen.  

Das Berufungsverfahren des Beklagten war erfolgreich, da der BGH eine markenmäßige Benutzung des Zeichens der Klägerin ablehnte.

Der Beklagte hatte seine Revision auf zwei unterschiedliche Argumente gestützt. Einerseits war er der Auffassung, dass eine markenmäßige Nutzung nicht in Betracht komme, wenn der Gegenstand der Bildmarke auf einem gemeinfreien Kunstwerk basiert. Etwaiger Urheberschutz sei, soweit ein solcher überhaupt je vorhanden gewesen sei, bereits erloschen. Da er seine Version der Medusa von diesem alten gemeinfreien Kunstwerk übernommen habe, könne er dieses Motiv nicht markenmäßig im Hinblick auf das Zeichen der Klägerin verwendet haben.

Der BGH lehnte diese Argumentation ab. Der Ursprung eines markenrechtlich geschützten Motives sei für die Prüfung des Vorliegens einer Markenrechtsverletzung nicht maßgeblich. Das Gericht ist zunächst an die tatsächliche Markeneintragung zu Gunsten der Klägerin gebunden.

Gleichwohl lag eine Markenrechtsverletzung nicht vor, denn das Gericht war der Auffassung, dass in dem konkret vom Beklagten verwendeten Motiv kein Herkunftshinweis zu sehen sei. Die Ausführungsform habe dekorativen Charakter und keinen markenmäßigen Charakter. Zu beachten war nämlich, dass nur ein kleiner Teil des Verkehrs die Klagemarke kannte. Für die Beurteilung der markenmäßigen Benutzung sei allerdings der Maßstab des Durchschnittsverbrauchers heranzuziehen. Im Hinblick darauf, dass nur ein kleiner Teil des Verkehrs das Zeichen überhaupt kennt, könne das Zeichen nicht als Herkunftshinweis, sondern lediglich als dekoratives Element gesehen werden. Insoweit wurde die Klage gegen den Anbieter der Marmormosaiken mit Medusa-Motiv abgewiesen.

(Urteil des BGH vom 24.11.2011, Az. I ZR 175/09)