Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke ist ein wesentlicher Grundsatz, der sowohl für deutsche Marken als auch für Gemeinschaftsmarken berücksichtigt werden muss.

Dahinter steht der Gedanke, dass der Schutz des Zeichens mit einer tatsächlichen Benutzung verknüpft ist.

Die rechtserhaltende Benutzung von Marken ist in § 26 MarkenG geregelt bzw. in Art. 15 GMV geregelt. Der Markeninhaber muss nachweisen können, dass er die Marke im Inland bzw. innerhalb der Gemeinschaft ernsthaft benutzt hat.

Die Benutzung der Marke kann Voraussetzung für die Geltendmachung von Ansprüchen sein. Relevant ist die Benutzung insbesondere für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 MarkenG oder im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach § 42 MarkenG (bzw. Art. 42 Abs. 2 GMV). Eine Marke kann aufgrund fehlender Benutzung auf Antrag gelöscht werden.

Der Markeninhaber muss das Zeichen innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung ernsthaft benutzen und die Nutzung darf dann nicht für mehr als fünf Jahre unterbrochen werden.

Ein Markeninhaber hat insoweit zunächst eine fünf-jährige Schonfrist. Dies bedeutet, dass er für die ersten fünf Jahre ab Eintragung der Marke keine tatsächlichen Nutzungshandlungen durchführen bzw. nachweisen muss, sofern dies sonst für ein Verfahren ein relevantes Tatbestandsmerkmal wäre. Nach diesen fünf Jahren muss jedoch der Markeninhaber Beweise vorlegen können, dass er die Marke verwendet hat. Im Zweifel sollte der Markeninhaber schriftliche Belege für die Benutzung vorlegen können.

Dieser Aspekt der rechtserhaltenden Benutzung ist in einem Widerspruchsverfahren vor den ordentlichen Gerichten auf Unterlassung maßgeblich. Sofern der Markeninhaber nicht nachweisen kann, dass er die Marke rechtserhaltend benutzt hat, wird die Klage abgewiesen. Der Gegner kann sodann die Löschung der Marke beantragen.

Problematisch ist immer die Frage, ob der Markeninhaber die Marke in der geschützten Form auch tatsächlich nutzt. Auch nur kleine Abweichungen können zum Verlust des Schutzes führen.

Nach dem deutschen Recht muss die Marke im Inland benutzt worden sein, während nach dem Gemeinschaftsrecht die Marke innerhalb der Gemeinschaft benutzt worden sein muss.

Für deutsche Marken ist sodann aber auch das deutsch-schweizerische Abkommen von 1892 zu berücksichtigen. Dieses Abkommen besagt, dass wenn ein Zeichen in dem jeweiligen anderen Staat verwendet wurde, dies für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ausreichen kann.

Nach einer aktuellen Entscheidung der EuGH, Urteil vom 12.07.2012, Aktenzeichen T-170/11 findet dieses Abkommen keine Anwendung auf Gemeinschaftsmarken. Das bedeutet, dass wenn eine Gemeinschaftsmarke lediglich in der Schweiz benutzt wurde, keine rechtserhaltende Benutzung vorliegt. Es muss eine Benutzung innerhalb der Gemeinschaft nachgewiesen werden können.

Für den Markeninhaber ist dies eine wichtige Differenzierung. Er wird im Rahmen seiner Markenverwaltung darauf achten müssen, dass Gemeinschaftsmarken eben nicht nur in der Schweiz verwendet werden, auch wenn dies für seine deutsche Marke ausreichen würde. Obgleich die fünf-jährige Schonfrist eine ausreichende Zeitspanne zur hinreichenden Benutzung der Marke zu sein scheint, ist in der Praxis dieser Zeitraum schnell aufgebraucht.