#darferdas? als Marke für T-Shirts hinreichend unterscheidungskräftig? EuGH vom 12.09.2018

Der EuGH sich hat am 12.09.2018 (Az. C-541/18) mit der Frage auseinandergesetzt, wann eine Marke als unterscheidungskräftig zu bewerten ist. Die Frage der Unterscheidungskraft ist unter anderem für die Anmeldung einer Marke wichtig. Denn besitzt ein Kennzeichen keine Unterscheidungskraft, dann verweigert das Markenamt die Registrierung der Marke. Ob ein Kennzeichen Unterscheidungskraft hat oder nicht, ist häufig Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen dem Anmelder einer Marke und dem Markenamt.

In diesem Fall geht es vorrangig um die bekannte Problematik, ob ein Kennzeichen für Bekleidungsstücke, insbesondere für T-Shirts die hinreichende Unterscheidungskraft aufweist. Gerade bei T-Shirts stellt sich nämlich häufig die Frage, ob ein Zeichen großflächig auf der Brust als Marke erkennbar ist, oder bloß als ein Statement oder lediglich als Funshirt (statt vieler: BGH, Pressemitteilung zum Urteil v. 14.01.2010, Az. I ZR 92/08)

Ausgangsfall:

Der Anmelder meldete folgendes Zeichen als Marke für Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Schuhwaren und Kopfbedeckungen an:

#darferdas?

Reaktion des DPMA

Das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat diese Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, interessanterweise mit folgender Begründung:

Das genannte Zeichen stelle eine zusammenhängende Zeichen- und Wortfolge dar, die sich im Wesentlichen aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammensetze. Es sei lediglich eine stilisierte Darstellung eines Diskussionsthema. Der Hashtag zeige nur an, dass der Verkehr aufgefordert sei, über die Frage „Darf er das?“ zu diskutieren. Der Verkehr nehme diese Frage, insbesondere wenn sie sich auf der Vorderseite von T‑Shirts befinde, als das wahr, was sie sei, nämlich als bloße Formulierung einer Frage.

Der Markenanmelder hat sich mit dieser Begründung nicht zufriedengegeben und Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt.

Es stellte sich nämlich die Frage, ob die Argumentation des DPMA genügend berücksichtige, dass ein Kennzeichen ja schließlich auch als Etikett auf der Innenseite des Kleidungsstücks eingenäht werden könnte und somit als Marke verstanden werden würde. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH genüge es schließlich, wenn es nahe liegende und praktisch bedeutsame Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen für dessen angemeldete Waren und Dienstleistungen so zu verwenden, dass es vom Verkehr als Marke verstanden werden würde. Es müsse nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein.

Reaktion des BGH

Nach Auffassung des BGH könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwendung des in Rede stehenden Zeichens auf der Vorderseite von Kleidungsstücken nur eine von mehreren Verwendungsformen darstelle. Das Zeichen könnte auch auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite von Kleidungsstücken angebracht werden. In diesem Fall könnte der Verkehr es als Marke wahrnehmen, d. h. als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren.

Der BGH hatte jedoch nun Zweifel an seiner Rechtsprechung und der Vereinbarkeit mit europäischem Recht und legte dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:

Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

Der EuGH beantwortete diese Frage unter anderem mit folgenden Aussagen (kurz zusammengefasst):

• Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, ist von den maßgeblichen Verkehrskreisen zu beurteilen;
• Der Anmelder muss zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht wissen, wie er die angemeldete Marke benutzen wird (Sinn und Zweck der Benutzungsschonfrist);
• Die Behörden können somit für die Unterscheidungskraft der Marke nur die Art und Weise der Benutzung berücksichtigen, die für die Branche üblich ist;
• Sind mehrere Verwendungsarten eines Kennzeichens in einer Branche üblich, muss die Behörde für ihre Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Umstände prüfen, die diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigen, und zwar dahingehend, ob der angesprochene Verkehrskreis das Zeichen in der jeweiligen branchenüblichen Benutzung als betriebliche Herkunft auffasst;
• Nur denkbare, aber in der Branche weniger wahrscheinliche Benutzungen muss die Behörde als irrelevant einstufen (es sei denn, ausnahmsweise weist der Anmelder nach, dass diese unwahrscheinliche Benutzung für ihn in Betracht kommt);

Der EuGH weist darauf hin, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung „nicht nur umfassend, sondern auch streng sein muss, um ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern“.

Anwendung auf den hier vorliegenden Fall

Vorliegend gibt es mehrere branchenübliche Verwendungsarten von Marken: Unter anderem im Etikett des Bekleidungsstücks, aber auch großflächig auf der Vorderseite des T-Shirts.

Demnach hat das nationale Gericht daher zu ermitteln, ob der Durchschnittsverbraucher das Zeichen #darferdas?, wenn er es auf der Vorderseite eines T‑Shirts oder auf dem Etikett auf dessen Innenseite sieht, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Ware wahrnehmen wird und nicht lediglich als dekoratives Element oder als Botschaft sozialer Kommunikation.

Kommentar

Das Gericht hat zwar herausgearbeitet, was die Markenämter zu berücksichtigen haben, wenn sie über die Unterscheidungskraft einer Marke entscheiden. Allerdings bleibt unklar, ob es bereits genügt, wenn auch nur eine Verwendungsart dazu führt, dass die Marke als Herkunftshinweis verstanden wird, oder ob es ins Verhältnis gesetzt werden muss, wenn z.B. 10 verschiedene Verwendungsarten zu prüfen sind, und nur eine einzige dazu geeignet ist, das Zeichen als Herkunftshinweis zu sehen, und diese Verwendungsart auch noch im Verhältnis zu den anderen Verwendungsarten zwar branchenüblich, aber nicht besonders relevant ist.

In dem vorliegenden Fall wird es wohl darauf hinauslaufen, dass der BGH sich in seiner Vorlagefrage darin bestätigt sieht, dass es ausreicht, dass das vorliegende Zeichen als Etikett verwendet werden und somit als Herkunftshinweis verstanden werden kann.

Letztendlich hat der EuGH dem Anmelder lediglich ein weiteres Argument an die Hand gegeben, welches aber für die Anmeldung oder gegen sie sprechen kann. Rechtssicherheit gibt das Urteil des EuGH nicht.