Das Deutsche Patent- und Markenamt hat bei der Prüfung einer Anmeldung eines Zeichens in das Register nur eingeschränkte Prüfungskompetenzen. So werden die relativen Schutzhindernisse keineswegs vom Amt geprüft. Bei den relativen Schutzhindernissen geht es um die Frage, ob das jüngere Zeichen, das nunmehr als Marke ins Register eingetragen werden soll, gegen die Rechte eines älteren Zeichens verstößt. Dabei geht es nicht um die Frage, ob die Zeichen und die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen identisch sind. Vielmehr geht es um die Verwechslungsgefahr, die auch bei der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen vorliegen kann. Das DPMA ist für die Prüfung dieser Frage nicht verantwortlich. Deshalb empfehlen wir, dass eine Recherche und Auswertung zur Prüfung einer Verwechslungsgefahr durchgeführt wird, bevor das Zeichen angemeldet wird. Damit können teure Markenrechtsverletzungsverfahren vermieden werden.
Das DPMA prüft hingegen, ob das Zeichen nicht gegen die in § 8 Markengesetz aufgelisteten absoluten Schutzhindernisse verstößt. Immer wieder werden vom DPMA Markenanmeldungen insbesondere wegen der fehlenden Unterscheidungskraft und/oder dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses moniert.
Grundsätzlich muss ein Zeichen nicht über ein Mindestmaß an Originalität verfügen. Hat die Marke auch nur eine geringfügige Unterscheidungskraft, so ist die Marke in das Register einzutragen. Allerdings gibt es immer wieder Grenzfälle, da viele Anmelder einfache Wortmarken schützen lassen möchten, deren Inhalt sehr nah an den in Anspruch genommen Waren und Dienstleistung ist.
In einer Entscheidung des BPatG ging es um die Wortmarke “medico consult”, die für die Dienstleistungen Organisation und Führung von Unternehmen, bei Fragen der Geschäftsführung (…), Unternehmensberatung im Bereich Medizin und Gesundheit und Dienstleistungen im Bereich der Medizin und Gesundheit in Form von Beratungen eingetragen werden sollte. Das DPMA hatte die Eintragung mit der Begründung abgelehnt, das Zeichen sei ein sloganartiger Hinweis auf die medizinischen Beratungsleistungen der Anmelderin. Der Verkehr verstünde das Zeichen als “medizinische Beratung”
Das BPatG teilte diese Auffassung nicht. Zum einen sei kein Freihaltebedürfnis gegeben, da nicht ersichtlich sei, dass das Zeichen zur Beschreibung der Dienstleistungen dienen könne. Dabei stützte das Gericht seine Entscheidung auf die Kombination des spanisch/portugiesisch/italienischen Wortes „medico“ und des englischen Wortes „consult“. Gerade das romanische Wort „medico“ sei in der deutschen Sprache nicht bekannt.
Zum anderen läge die erforderliche Unterscheidungskraft vor. Die Google-Suche auf der Basis dieser Wortkombination habe nicht ergeben, dass diese zurzeit beschreibend verwendet werde. Es gäbe auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich dies in der Zukunft ändern könnte. Gerade die englisch-romanische Wortkombination sei im Deutschen ungewöhnlich. Das streitgegenständliche Zeichen sei zwar eine sprechende Marke, da die dahinter stehende beschreibende Bedeutung zwar vom Verkehr zu erkennen sei. Gleichwohl sei das Zeichen nicht rein beschreibend, so dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sehen könne.
Das Zeichen ist aufgrund der Entscheidung des BPatG eintragungsfähig (Beschluss vom 09.12.2008, Az. 33 W (pat) 52/07. Allerdings muss der Markeninhaber beachten, dass er nur von einer geringfügigen Unterscheidungskraft seines Zeichens ausgehen kann. Das bedeutet, dass der Schutzumfang des Zeichens tendenziell sehr klein ausfallen wird.
